Beschluss des BPatG München 28. Senat vom 07.01.2026, AZ 28 W (pat) 60/22

Die in Südkorea basisregistrierte und am 14. November 2018 unter der Nummer 1 439 823 international registrierte Wortmarke

ATHLETIC ELEGANCE

sucht zuletzt noch für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

um Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach. Ursprünglich war die IR-Marke auch für die Waren der Klasse 12 „bicycles“ (oben mit
durchgestrichen gekennzeichnet) beansprucht.

Mit „Refusal of Protection” vom 1. August 2019 hat das DPMA die nachfolgende vorläufig wirkende Teil-Schutzverweigerung ausgesprochen:

“The trade mark is a descriptive indication/sign in respect of the goods/services

12: Automobiles; sports cars; coach vans; motor trucks; motor buses; electric vehicles; bicycles; air vehicles; parts and accessories for automobiles.

42: Design of cars; design of land vehicles; computer software planning for vehicle manufacturing; design of motor racing cars; appraising of designs; industrial design; design of vehicles and vehicle parts and components; design of vehicles; engineering design; designing of automobile plant; design of accessories for automobiles; design of products.

mentioned whose use cannot be reserved for a single holder but must be kept free for all competitors; it is devoid of any distinctive character (Sec. 119, 124, 113, 37 (1), 8 (2) Nos 1, 2 Trade Mark Law; Art. 5 Protocol Relating to the Madrid Agreement; Art. 6 quinquies B Paris Convention”.

Nachdem die IR-Markeninhaberin der Aufforderung zur Benennung eines Inlandsvertreters nachgekommen ist, sind ihr mit materiellen Beanstandungsbescheid vom 13. November 2019 im Einzelnen die Gründe für die vorläufige Schutzverweigerung genannt worden, wobei fälschlicherweise von einem vollständigen „Refusal of Protection” ausgegangen worden war.

Am 3. März 2020 hat die WIPO mitgeteilt (NOTIFICATION), dass die Basisanmeldung wegen entsprechender Einschränkung vom 4. November 2019 für die Waren der Klasse 12,
ausgenommen „bicycles”, gelöscht wurde.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2021 hat die Markenstelle für Klasse 12 – Internationale Markenregistrierung – der IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise verweigert, nämlich für die Waren der Klasse 12 „bicycles“ und für alle Dienstleistungen der Klasse 42. Zur Begründung ist ausgeführt, dass auch nach der bei der WIPO eingegangenen Teillöschung der Klasse 12 die Schutzverweigerung aufrechterhalten werde, weil der international registrierten Marke die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Gegen den ihr am 13. Dezember 2021 zugestellten Beschluss hat die IR-Markeninhaberin Erinnerung eingelegt und beantragt, den Beschluss vom 8. Dezember 2021 aufzuheben und der Internationalen Registrierung 1 439 823 den Schutz für sämtliche von ihr ursprünglich beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gewähren. Zur Begründung ist ausgeführt, dass das DPMA von einer falschen Tatsachengrundlage ausgegangen sei. Zwar habe sich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung aus dem Amtsregister der WIPO entnehmen lassen, dass das Warenverzeichnis der IR-Marke in Klasse 12 auf die Waren „bicycles“ beschränkt gewesen sei. Dem habe allerdings ein Amtsversehen des südkoreanischen Markenamtes zugrunde gelegen. Tatsächlich habe nämlich die Inhaberin der koreanischen Basismarke beantragt, ausschließlich die Waren der Klasse 12 „bicycles“ aus dem Verzeichnis zu streichen, nicht jedoch die übrigen Waren aus dieser Klasse. Nachdem dieser Fehler bekannt wurde, habe das südkoreanische Markenamt die WIPO um Korrektur des Verzeichnisses gebeten, was zwischenzeitlich auch geschehen sei. Der um Schutz nachsuchenden IR-Marke fehle es im beanstandeten Umfang der Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 12 und 42 nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

Aus der „Notification“ vom 10. Februar 2022 der WIPO geht die Korrektur der Teillöschung in Klasse 12 hervor. Unter Hinweis auf diese „Correction“ durch die WIPO hat die Erstprüferin am 12. April 2022 in einem „Aktenvermerk zum WDVZ“ unter Darstellung des bisherigen Verfahrens festgehalten, dass im Erinnerungsverfahren nachfolgende Waren und Dienstleistungen verfahrensgegenständlich seien:

“Klasse 12: Automobiles; sports cars; coach vans; motor trucks; motor buses; electric vehicles; air vehicles; parts and accessories for automobiles.

Klasse 42: Design of cars; design of land vehicles; computer software planning for vehicle manufacturing; design of motor racing cars; appraising of designs; industrial design; design of vehicles and vehicle parts and components; design of vehicles; engineering design; designing of automobile plant; design of accessories for automobiles; design of products”.

Mit Beschluss vom 3. August 2022 hat die Markenstelle für Klasse 12 – Internationale Markenregistrierung – besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, die Erinnerung zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Erinnerungsprüferin ausgeführt, dass die schutzsuchende Marke für die Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 12, 35 und 42 jeglicher Unterscheidungskraft entbehre. Der angesprochene Verkehr werde die IR-Marke im Sinne von „Athletische Eleganz“ beziehungsweise „Sportliche Eleganz“ als rein werblich preisende Angabe, jedoch nicht als Herkunftshinweis erkennen.

In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 12 „automobiles; sports cars; coach vans; motor trucks; motor buses; electric vehicles; air vehicles“ sowie die entsprechenden „parts and accessories for automobiles“ verstehe der Verkehr die IR-Marke ohne analysierende Betrachtungsweise dahingehend, dass die benannten Fahrzeuge eine sportliche elegante Optik aufwiesen und geeignet seien, sich auf sportlich-elegante Art fortzubewegen. „ATHLETIC ELEGANCE“ preise damit die so bezeichneten Fahrzeuge und entsprechenden Fahrzeugteile ihrer Optik und/oder Verwendung nach an.

In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich „retail services for automobiles; retail services for parts and accessories for automobiles; wholesale services for automobiles; wholesale services for parts and accessories for automobiles; sales arranging of automobiles; sales arranging of parts and accessories for automobiles; sales arranging of used automobiles; advertising automobiles for sale by means of the Internet; providing information via the Internet relating to the sale of automobiles” werde das Zeichen “ATHLETIC ELEGANCE” dahingehend verstanden, dass sie einem – seiner Optik und/oder Verwendung nach – sportlich eleganten Fahrzeug dienlich sein könnten. Damit handle es sich um eine werbliche Anpreisung von Tätigkeiten, die auf die Platzierung von solcherlei Waren am Markt abzielten. Gleiches gelte in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich „demonstration of goods; sales demonstration for others; sales promotion for others“. Auch diesbezüglich werde das Zeichen nur als werblicher Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen aufgefasst, nämlich dahingehend, dass sie sportlich-elegante Produkte beträfen. Ferner gelte dies auch für die übrigen “werbenden, PR-mäßigen und marketingfokkussierten” Dienstleistungen „advertising; publicity; providing business and marketing information; corporate advertising and promotion; organisation of events for commercial/promotional and publicity purposes; organisation of exhibitions for commercial/promotional and publicity purposes; marketing services“. Diese könnten allesamt auf Waren abzielen, die sportlich-elegant seien und mit diesen Tätigkeiten gezielt am Markt platziert werden sollten.

Schließlich könnten die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 allesamt sportlich-elegante Fahrzeuge bzw. entsprechende Produkte zum Gegenstand haben. Die Erinnerung sei daher zurückzuweisen und der international registrierten Marke IR 1 439 823 der Schutz zu verweigern.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der IR-Marke mit ihrer Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass der Erinnerungsbeschluss bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben sei. So habe der Erstbeschluss vom 8. Dezember 2021 nur eine Teilzurückweisung enthalten. Sofern der IR-Marke der Schutz insgesamt verweigert worden sei, habe die Erinnerungsprüferin gegen das Verbot der reformatio in peius verstoßen. Werde nämlich eine Teilzurückweisung einer Markenanmeldung mit der Erinnerung angefochten und sei kein Nachbeanstandungsbescheid zur Wahrung rechtlichen Gehörs – hier im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35 – erlassen worden, könne keine vollständige Zurückweisung beschlossen werden.

In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stünden einer Schutzgewährung auch keine Schutzhindernisse entgegen. So handle es sich bei der Bezeichnung „ATHLETIC ELEGANCE“ weder um eine beschreibende und freihaltebedürftige Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch könne der IR-Marke die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Für die nicht Englisch sprechenden Verkehrskreise sei die IR-Marke ohne jegliche Bedeutung und werde daher als Fantasieausdruck aufgefasst. Aber auch der viel kleinere Anteil des Verkehrs, der sich die Bedeutung „athletische Eleganz“ erschließen könne, werde unter dem Begriff „Athlet“ nur einen muskulösen Menschen verstehen. Das Adjektiv „athletisch“ könne sich nämlich nur auf Lebewesen, nicht aber auf Waren oder Dienstleistungen beziehen bzw. diese beschreiben. Die Beschwerdeführerin verweist schließlich auf Voreintragungen von Marken mit den Bestandteilen „Athlet“, „Athletic“ und „Elegance“ und macht geltend, dass der IR-Marke in zahlreichen Ländern, auch in englischsprachigen Ländern, nämlich Großbritannien und Australien, der Schutz gewährt worden sei.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. August 2022 aufzuheben und der Marke IR 1 439 823 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Der Senat hat mit Schreiben vom 2. Dezember 2025 darauf hingewiesen, dass er beabsichtige, beide Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Sache wegen wesentlicher Verfahrensmängel zur erneuten Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin führt zur Aufhebung der Beschlüsse des DPMA vom 8. Dezember 2021 und vom 3. August 2022 und gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

Ein solcher Fall liegt hier vor. Denn die Markenstelle hat zum Teil über das falsche Verzeichnis und zudem im Erinnerungsverfahren teilweise über einen falschen Verfahrensgegenstand entschieden. Die Beschlüsse leiden mithin unter einem wesentlichen Verfahrensmangel, der die Zurückverweisung rechtfertigt.

Die Markenstelle hat ihrer Entscheidung im Erstbeschluss – unverschuldet – in Bezug auf die Waren der Klasse 12 ein falsches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde gelegt. So hat sie der IR-Marke neben den Dienstleistungen aus der Klasse 42 für die Waren der Klasse 12 „bicycles“ den Schutz versagt, obwohl – wie sich nachträglich herausgestellt hat – die IR-Markeninhaberin bezüglich der Basisanmeldung auf diese Waren bereits verzichtet hatte. Zu den übrigen Waren der Klasse 12 verhält sich der Erstbeschluss – verständlicherweise – nicht, weil diese vermeintlich nicht mehr beansprucht waren.

Im Erinnerungsverfahren sind dem DPMA – obwohl die Erstprüferin in einem Aktenvermerk die Sach- und Rechtslage zutreffend festgehalten hat – wesentliche Verfahrensfehler unterlaufen.

Zunächst ist festzustellen, dass die Erinnerungsprüferin ihrer Entscheidung einen unzutreffenden Umfang des Erstbeschlusses zugrunde gelegt hat. Mit dem Erinnerungsbeschluss wird die Erinnerung gegen den Beschluss vom 8. Dezember 2021 zurückgewiesen, der, wie dargelegt, eine Schutzverweigerung hinsichtlich der Waren der Klasse 12 „bicycles“ und der Dienstleistungen der Klasse 42 zum Gegenstand hatte. Die Begründung des Erinnerungsbeschlusses geht jedoch von einer vollständigen Schutzverweigerung durch den Erstbeschluss aus und enthält daher – und dies nicht nur als obiter dictum – Ausführungen zu den nach Auffassung der Erinnerungsprüferin bestehenden Schutzhindernissen hinsichtlich aller Waren der Klasse 12 mit Ausnahme der „bicycles“ sowie hinsichtlich sämtlicher Dienstleistungen der Klassen 35 und 42, für die um Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ersucht wird.

Somit hat die Erinnerungsprüferin in der Beschlussbegründung ausdrücklich und zudem unter Verletzung des rechtlichen Gehörs auch den Dienstleistungen der Klasse 35 den Schutz verweigert. Dies obwohl zum einen der Erstbeschluss diese Dienstleistungen gar nicht zurückgewiesen hatte, so dass neben der Verletzung des rechtlichen Gehörs auch ein Verstoß gegen den Grundsatz der reformatio in peius vorliegt. Zum anderen kann und konnte eine darauf gerichtete Schutzversagung nicht erfolgen, weil die vorläufige Schutzverweigerung gemäß Art 5 Abs. 2 PMMA, Regel 17 Abs. 1 AusfO, die innerhalb der Jahresfrist gegenüber der WIPO abzugeben ist, diese Dienstleistungen auch nicht umfasste (vgl. hierzu Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 113 Rn. 8-10).

Nicht zuletzt hat die Erinnerungsprüferin auch den Waren der Klasse 12, die – wie dargelegt – nicht Gegenstand des Erstbeschlusses waren, den Schutz verweigert. Dies verstößt wiederum gegen das Verbot der Schlechterstellung. Zwar hätte die Markenstelle nach Bestandskraft des Zurückweisungsbeschlusses nochmals das Verfahren aufgreifen und nunmehr die richtigerweise beanspruchten Waren der Klasse 12 beanstanden und eine darauf gerichtete Schutzversagung aussprechen können, im Erinnerungsverfahren ist dies allerdings (noch) nicht möglich, sondern erst nach dessen Abschluss im Rahmen der Fortführung des Eintragungsverfahrens (Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 64 Rn. 11). Zudem liegt auch in Bezug auf die Zurückweisung der weiteren Waren der Klasse 12 eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.

Die Beschlüsse sind daher aufzuheben und die Sache ist zur erneuten Entscheidung über eine Schutzversagung oder Schutzgewährung betreffend die Waren der Klasse 12 „
Automobiles; sports cars; coach vans; motor trucks; motor buses; electric vehicles; air vehicles; parts and accessories for automobiles“ und der Dienstleistungen der Klasse 42 „
Design of cars; design of land vehicles; computer software planning for vehicle manufacturing; design of motor racing cars; appraising of designs; industrial design; design of vehicles and vehicle parts and components; design of vehicles; engineering design; designing of automobile plant; design of accessories for automobiles; design of products” an das DPMA zurückzuverweisen.

Entsprechendes dürfte in Bezug auf einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 42 gelten. Allerdings ist jedenfalls hinsichtlich der Dienstleistungen „computer software planning for vehicle manufacturing; appraising of designs; designing of automobile plant“ die von der Markenstelle behauptete fehlende Unterscheidungskraft bisher nicht ausreichend begründet und belegt; diesbezüglich scheint eine Schutzversagung eher nicht in Betracht zu kommen. Die Markenstelle hat beispielsweise nicht ermittelt, dass das Design bzw. die Konstruktion von Automobil
werken sachlich mit „Athletische/Sportliche Eleganz“ angepriesen werden. Um zu der Aussage zu gelangen, dass sich das Design auf Fabriken bezieht, in denen „sportliche-elegante Fahrzeuge“ hergestellt werden, wären demgegenüber gedankliche Zwischenschritte erforderlich, die jedoch im Rahmen der Beurteilung zu unterbleiben haben.

Die IR-Markenstelle hat nach alledem nach Zurückverweisung auf Grundlage einer erweiterten Recherche differenziert nach den oben genannten verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzerstreckungsersuchen erneut zu überprüfen und hierüber zu entscheiden.