Toner mit kristallinem Wachs1. Zum Nachweis einer Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nach Art. II § 6 Abs. 1… (Urteil des BPatG München 3. Senat)

Zwischen den Parteien und deren Rechtsvorgängern bestand ein jahrzehntelanges Joint Venture mit verschiedenen vertraglichen Vereinbarungen. Das Joint Venture wurde im Jahr 2019 beendet, … .

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 19. September 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der US-amerikanischen Anmeldung mit dem AKZ US 273751 vom 14. November 2005 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 788 453 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Toner Having Crystalline Wax“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift „Toner mit kristallinem Wachs“). Die Erteilung des in Kraft befindlichen Streitpatents wurde am 14. Januar 2009 veröffentlicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt führt es unter dem Aktenzeichen 60 2006 004 824.6.

Das Streitpatent umfasst 10 Patentansprüche, darunter den Erzeugnisanspruch 1 und die darauf unmittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 sowie den mittelbar rückbezogenen Anspruch 10.

Die Patentansprüche lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

In deutscher Sprache lauten diese gemäß Streitpatentschrift:

Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents und stützt diese auf mangelnde Patentfähigkeit in Form fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit, wobei sie unter anderem eine offenkundige Vorbenutzung durch den EA-HG-Toner behauptet. Sie stützt ihr Vorbringen insbesondere auf folgende Druckschriften bzw. Dokumente:

Außerdem sei die Beklagte nicht zur alleinigen Inhaberschaft des Streitpatents berechtigt. Vielmehr sei von einer Alleinberechtigung, wenigstens aber von einer Mitberechtigung der Klägerin … auszugehen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 788 453 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 2 gemäß Schriftsatz vom 11. Februar 2025 erhält.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2, wegen deren Wortlaut auf die Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 11. Februar 2025 verwiesen wird. Sie hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der verteidigten Fassungen nach den Hilfsanträgen für schutzfähig. Eine Alleinberechtigung oder Mitberechtigung der Klägerin scheide insbesondere deshalb aus, da diese insbesondere in den angeführten Vorpatenten die Lehre aus dem Streitpatent nicht erkannt habe.

Die Beklagte stützt ihr Vorbringen insbesondere auf folgende Druckschriften bzw. Dokumente:

Auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen, den qualifizierten Hinweis vom 8. August 2024 sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. September 2025 wird ergänzend Bezug genommen.

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg, da die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nicht vorliegen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPÜ, Art. 138 Abs. 1 Buchst. e) EPÜ).

Das
Streitpatent beschreibt eingangs, dass es in reprografischen Technologien, wie xerografischen oder ionografischen Geräten, erwünscht ist, Toner mit hohem Glanz bereitzustellen. Auch sollen die Toner in ölfreien Umgebungen eingesetzt werden können sowie bei niedrigen Mindestfixiertemperaturen. Darüber hinaus sollen die Toner in Hochgeschwindigkeits-Druck-oder -Kopiermaschinen eingesetzt werden können (vgl. TM1 Abs. 0002).

Gemäß den Ausführungen des Streitpatents weisen die patentgemäßen EA-Toner kristalline Wachse mit einem bestimmten Kristallisationsgrad auf (vgl. TM1 Abs. 0001). Bei dem Wachs kann es sich beispielsweise um Polyolefinwachs, Paraffinwachs, Fischer Tropsch Wachs, mikrokristallines Wachs, Carnaubawachs, Jojobawachs, Reiswachs, Bienenwachs, Montanesterwachs, Rizinuswachs oder Gemische davon handeln (vgl. TM1 Abs. 0020). Die Toner gemäß der Erfindung weisen die gewünschten Schmelzfixiereigenschaften auf, so z.B. Freisetzungskräfte von weniger als 30 bis 5 g; hohe Blockiertemperaturen von etwa 45-65°C (ab dieser Temperatur können Tonerpartikel an ihrer Oberfläche erweichen, was zu ungenaueren Bildergebnissen führt), verschiedene Offset-Charakteristiken, weiterhin niedrige Schmelzfixiertemperaturen wie 120-170°C (bei dieser Temperatur wird das Tonerpulver mit dem Papier verschmolzen); die Toner erlauben auch Hochgeschwindigkeitsdrucken mit größer als 35 Seiten/Minute. Weiterhin weisen sie, wie bereits beschrieben, einen hohen Glanzgrad auch bei ölfreier Umgebung bei dennoch hoher Blockiertemperatur auf (vgl. TM1 Abs. 0003).

Gemäß Absatz 0020 des Streitpatents (TM1) kann es sich ─ wie bereits unter Punkt I.1. beschrieben ─ bei dem Wachs nach Merkmal 1 beispielsweise um Polyolefinwachs, Paraffinwachs, Fischer Tropsch Wachs, mikrokristallines Wachs, Carnaubawachs, Jojobawachs, Reiswachs, Bienenwachs, Montanesterwachs, Rizinuswachs oder Gemische davon handeln. Da es sich nur um Beispiele handelt, ist auch diese Auflistung nicht abschließend.

Nach Absatz 0037 und 0073 werden zur Erzeugung eines streitpatentgemäßen destillierten Wachses gemäß Merkmal 1 beispielsweise kommerziell erhältliche Polyethylenwachse wie POLYWAX® 665, POLYWAX® 550 oder POLYWAX® 725 destilliert. Die aus Polywax 655 erhaltenen Fraktionen werden beispielsweise als X1214, X1240, X1242 oder X1244 bezeichnet. Als weitere Beispiele sind in Absatz 0037 die Wachse „FT-100“ von Shell (SMDA) und „FNP0092“ von Nippon Seiro genannt. Die Parteien sind sich einig darüber, dass es sich bei den beiden zuletzt genannten Produkten um bereits destillierte Endprodukte handelt.

Aus der Beschreibung ist erkennbar, dass es sich um eine Verteilung der Kohlenstoffeinheiten handelt. So findet sich beispielsweise im Absatz 0022 der Beschreibung in der Formulierung: „In embodiments, the number of carbon units for the wax ranges from 30 to 62 carbons“ (= erstreckt sich von…bis; nicht: fällt in den Bereich zwischen… und) dieses Verständnis des überspannten Bereichs von 30 bis 62 Kohlenstoffatomen gemäß Merkmal 1.1 wieder. Dahingegen verwendet das Streitpatent für Werte, die ausschließlich in einen Bereich fallen sollen, die Bezeichnung „in the range of from …to (vgl. TM1 Abs. 0016 Nr. 0016), “fall within the ranges of from … to“ (vgl. TM1Abs. 0039), oder „having a size in the range of from about 50 to about 500 nanometer“ (vgl. TM1 Abs. 0061).

Auch aufgrund der Bezeichnung des Merkmals 1.1 in der Originalsprache „having from 30 to 62 carbon units“ kommt zum Ausdruck, dass es sich um die Betrachtung von Verteilungskurven handelt. Konkret spricht das Streitpatent in Absatz 0091 von „Alkane distribution identification“.

Figur 4 des Streitpatents zeigt einige Verteilungskurven für patentgemäße Wachse (vgl. auch Abs. 0102):

In Figur 4 ist zu erkennen, dass ein Bereich ab C30 überspannt wird und dennoch Mindermengen darunter noch vorhanden sind. Nach Absatz 0022 soll in bestimmten Beispielen die Kohlenstoffzahl patentgemäßer Wachse von 30 bis 62 C-Atome reichen (vgl. auch TM1 Abs. 0022).

Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es sich somit bei der Angabe „30 bis 62 Kohlenstoffeinheiten“ gemäß Merkmal 1.1 nicht um einen Bereich, innerhalb dessen jeder beliebige Unterbereich Merkmal 1.1 erfüllen würde, sondern, wie oben bereits ausgeführt, um eine Verteilungskurve. Obwohl der Fachmann weiß, dass bei Angabe solcher Verteilungskurven keine hundertprozentige Abtrennung der darüber- und darunterliegenden Fraktionen möglich ist, wird er die Auslegung nicht dahingehend ausdehnen, dass Merkmal 1.1 aufgrund der vorliegenden Verteilungsfunktion grundsätzlich erfüllt wird, unabhängig davon, welcher Kohlenwasserstoffbereich für ein Polymer angegeben ist. Denn letztlich leiten sich anhand der Verteilungskurve der Polymere auch deren Eigenschaften ab.

Dieser Auslegung, dass es sich bei Merkmal 1.1 um eine Verteilungskurve handelt, die sich über die genannten Kohlenstoffeinheiten erstreckt, steht auch Absatz 0022 des Streitpatents nicht entgegen, wonach sich der Peak von etwa C42 bis C55 erstrecken soll. Denn ein Peak definiert lediglich den Bereich, in dem sich die größte Menge befindet, er definiert jedoch nicht den kompletten Bereich, der von einer Verteilungskurve überspannt wird. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 3 steht dieser Auslegung nicht entgegen, wonach das Wachs des Toners 42 bis 55 Kohlenstoffeinheiten besitzen soll, da dies lediglich besagt, dass durch die Destillation gemäß Merkmal 1 im Vergleich zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 mehr Fraktionen an den Randbereichen abgetrennt wurden.

Mit dieser Auslegung für Merkmal 1.1, wonach das Wachs des Toners 30 bis 62 Kohlenstoffeinheiten besitzen soll, wird ein Wachs, für das ein Kohlenwasserstoffbereichen beispielsweise von nur 30 bis 50 Kohlenstoffeinheiten genannt wird, nicht unter Merkmal 1.1 fallen, wenn nicht beispielsweise anhand einer gezeigten Verteilungskurve ein größerer Kohlenwasserstoffbereich signifikant erkennbar ist.

Sollten auch kommerziell erhältliche Wachse ohne Destillation die anspruchsgemäße Verteilung der Kohlenstoffeinheiten aufweisen, wird der Fachmann auch diese unter den Begriff „destilliertes Wachs“ nach Merkmal 1 subsumieren. Dabei müssen diese Wachse jedoch auch die streitpatentgemäßen Merkmale 1.2 bis 1.4 erfüllen.

Konkret erfährt der Fachmann in Absatz 0023 bis 0025 des Streitpatents, dass die Schmelzwärme selber über DSC ermittelt wird. Dabei ist dem Fachmann die Messung der Schmelzwärme über DSC als übliche Methode bekannt. Zur Berechnung des Kristallisationsgrades wird der Wert der so ermittelten Enthalphie gemäß den Angaben im Streitpatent in die Formel „Schmelzwärme (J/g) / 294 (J/g) x 100 = Kristallisationsgrad (Xc) eingesetzt (vgl. TM1 Abs. 0025).

Nach Absatz 0033 des Streitpatents weist das Wachs bei der DSC-Messung bei einer Aufwärmrate von 10°C/min. eine onset-Temperatur von etwa 65-70°C und eine offset-Temperatur von etwa 95-100°C auf. Beansprucht ist nach Patentanspruch 8 eine onset-Schmelztemperatur von 65-75°C.

Ihm isf dementsprechend bekannt, dass sich das Zahlenmittel folgendermaßen berechnet (vgl. TM12a, S. 1 unten):

Das Gewichtsmittel M
_w einer Substanz definiert sich über den Massenanteil m
_i der Moleküle und der Molmasse M
_i (vgl. TM12a a.a.O.).

Zur Ermittlung Molmassenverteilung schlägt das Streitpatent die Messung des Brechungsindex (Abs. 0072 -0074) sowie die Gaschromatographie (Abs. 0090-0102) vor.

Bei der Polydispersität M
_w/M
_n gemäß Merkmal 1.4 handelt es sich somit um die Breite der Molmassenverteilungen. Je größer die Polydispersität ist, desto breiter ist die Molmassenverteilung.

Vor dem durch die Klägerin in das Nichtigkeitsverfahren eingeführten und zu berücksichtigenden Stand der Technik ist der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung neu und nicht nahegelegt. Ein Rückschluss auf ein Produkt das alle Merkmale des Patentanspruchs 1 aufweist, ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht möglich. Patentanspruch 1 ist mithin patentfähig. Die Patentfähigkeit der auf Patentanspruch 1 unmittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9 sowie des mittelbar rückbezogenen Anspruch 10 wird durch die Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 getragen.

Als Beispiel wird in Absatz 0174 „FNP 0092“ von X … mit einem Schmelzpunkt von 91 °C in einer gattungsgemäßen Dispersion eingesetzt. Eine konkrete Molmassenverteilung bzw. Verteilung der Kohlenstoffeinheiten wird in TM8 nicht beschrieben, sodass es sich hier nicht unmittelbar und eindeutig um ein streitpatentgemäßes Wachs, das im Streitpatent (TM1) in Absatz 0037 genannt wird, mit den Eigenschaften gemäß Merkmal 1.1 handelt. Denn es kann als allgemein bekannt unterstellt werden, dass die Produkteigenschaften bzw. –zusammensetzungen von Firmenprodukten variieren können, auch wenn die Bezeichnung eines Produktes gleichbleibt. Demnach kann die Nennung des Beispieltoners 1 gemäß Absatz 0186 der TM8 allein die Neuheit des streitpatentgemäßen Toners nicht in Frage stellen. Ein über die Nennung des Produkts hinausgehender Nachweis zur Identität des Wachses in allen Merkmalen des Streitpatents ist durch die Klägerin nicht geführt worden.

Nach Absatz 0178 wird ein Polyalkylenwachs eingesetzt, das durch Destillieren (Merkmal 1) von FT100-Molekülen erhalten wurde und das einen Schmelzpunkt von 95 °C aufweist. Mit derselben Begründung wie zu „FNP 0092“ ist mit der einfachen Angabe des Produktnamens nicht unmittelbar und eindeutig belegt, dass das Produkt auch die streitpatentgemäßen Merkmale aufweist.

Darüber hinaus kann es sich bei dem Produkt „FT100“, welches gemäß Absatz 0178 der TM8 in destillierter Form eingesetzt wurde, allein schon deswegen nicht um das gleichnamige Produkt wie im Streitpatent handeln, da letzteres gemäß den übereinstimmenden Angaben der Parteien zur Verwendung im Streitpatent nicht mehr destilliert wird. Folglich müssen bei dem Produkt der TM8 Kohlenwasserstoff-Einheiten abgetrennt worden sein, sodass sich das Endprodukt von dem gemäß Streitpatent unterscheidet und somit die streitpatentgemäßen Merkmale nicht unmittelbar und eindeutig in TM8 offenbart sind.

Daher kann auch der Beispieltoner 3 auf den Seiten 14 und 15 der TM8 (vgl. insbesondere Abs. 0199), wonach ein Wachs gemäß dem in Absatz 0178 beschriebenen destillierten Wachs „FT 100“ von X … verwendet wird, die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Streitpatent nicht in Frage stellen. Die weiter eingereichten Druckschriften TM53 und TM54, welche die Kristallinität gemäß Merkmal 1.2 belegen sollen, offenbaren nicht die Erfüllung der Merkmale 1.1, 1.3 und 1.4.

Nach Absatz 0182 der TM8 wird ein „Polyalkylene FT100“ von X … , verwendet, mit einem Schmelzpunkt von 98 °C. Dieser unterscheidet sich von dem des Produktes gemäß Absatz 0178. Demnach handelt es sich bei den Angaben nach TM8 um verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Hinsichtlich der Produktidentität mit den Angaben gemäß Streitpatent gilt die gleiche Begründung wie zu „FNP 0092“.

Auch der Hinweis der Klägerin, dass die Qualität über die Jahre gleichgeblieben sei, führt nicht weiter, wenn nicht die patentgemäßen Eigenschaften als Qualitätskriterium gemessen werden. Denn, wie unter 1.2 nochmals ausgeführt wird, ist es aufgrund des vorliegenden Fachwissens senatsbekannt, dass in einem Herstellungsprozess auch bei gleichen Edukten – allein durch im Toleranzbereich der Herstellvorschriften zulässige unterschiedliche Anteile dieser – Eigenschaften wie beispielsweise die gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.4 beeinflusst werden können, selbst wenn andere Eigenschaften wie z.B. die Konsistenz oder Viskosität gleichen bleiben.

Da aus TM8 nicht hervorgeht, dass die dort beschriebenen Produkte die streitpatentgemäßen Merkmale aufweisen, kommt es auf die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit der in der TM8 genannten Produkte nicht an.

Die TM65 mag in diesem Zusammenhang zwar aufzeigen, dass die Qualität hinsichtlich bestimmter Parameter über die Jahre gleichgeblieben ist, die streitpatentgemäßen Parameter gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.4 sind dort jedoch nicht aufgeführt. Der Hinweis der Klägerin, dass mit den in TM65 gezeigten Qualitätskriterien dargelegt sei, dass das Produkt aus der TM9 auch in seiner Zusammensetzung identisch geblieben sei, kann nicht überzeugen. Vielmehr beruht es in der Praxis auf allgemeinem Fachwissen, dass in einem Herstellungsprozess auch bei gleichen Edukten – allein durch im Toleranzbereich der Herstellvorschriften zulässige unterschiedliche Anteile dieser – Eigenschaften wie beispielsweise die gemäß den Merkmalen 1.1 bis 1.4 beeinflusst werden können, selbst wenn andere Eigenschaften wie z.B. die Konsistenz oder Viskosität gleichbleiben. Ein Rückschluss von einer gleichbleibenden Qualität wie vom Kläger dargestellt auf alle Merkmale 1.1 bis 1.4 des Streitpatents ist daher nicht möglich, auch wenn als richtig unterstellt wird, dass die Konsistenz und Viskosität des Wachses über die Jahre gleichbleibend vorlagen.

Darüber hinaus können auch die Edukte mit gleichen Produktnamen in ihren Eigenschaften variieren. An dieser Einschätzung ändert auch die Passage des Gutachtens nach B7a im 2. Absatz auf S. 16 nichts, auf welche die Klägerin noch hingewiesen hat, und wonach allgemein ein höheres Molekulargewicht (also höhere Kohlenstoffanzahl) in einem Wachs zu einer höheren Schmelzviskosität und einem höheren Schmelzpunkt als bei einem Wachs mit niedrigerem Molekulargewicht führt. Denn ein hohes Molekulargewicht kann beispielsweise einerseits durch eine große Anzahl mittlerer Kohlenstoffketten und gleichermaßen durch eine geringere Anzahl längerer Kohlenstoffketten vorliegen. Eine konkrete Verteilung der Kohlenstoffketten gemäß Merkmal 1.1 wird durch einen solchen Zusammenhang nicht gezeigt.

Auch wenn das im Absatz 0177 der TM11 aufgeführte Wachs FNP0090 eine Produktnamensidentität mit einem im Streitpatent genannten Wachs erfüllen würde, wie die Klägerin vorträgt, vermag dies ebenso nicht zum Vorliegen einer fehlenden Neuheit führen, da – wie oben bereits diskutiert – aus dem Produktnamen allein nicht belegt werden kann, dass auch die streitpatentgemäßen Merkmale im Produkt nach TM11 erfüllt waren.

Die TM58, die als nachveröffentlichter Stand der Technik von der Klägerin lediglich als Beweis dafür herangezogen werden soll, dass das Wachs C80 schon immer die patentgemäßen Merkmale aufgewiesen hat, kann nicht weiterhelfen, da – wie bereits mehrfach ausgeführt – sich die Eigenschaften von Produkten auch bei gleichen Produktnamen ändern können, und damit nicht unmittelbar und eindeutig belegt ist, dass die streitpatentgemäßen Merkmale vorliegen.

Wie oben bereits aufgeführt, genügt lediglich die Benennung eines Produktnamens für ein verwendetes Wachs nicht zum Aufzeigen des Vorhandenseins der streitpatentgemäßen Merkmale, da sich die Eigenschaften insbesondere auch von Wachsen über die Jahre hinweg ändern können. Eine Untersuchung eines entsprechenden vorbenutzen Gegenstandes zum Anmeldezeitpunkt wurde jedoch nicht vorgelegt. Ebenso wurde nicht gezeigt, dass das gemäß TM59 im Jahr 2023 untersuchte Wachs, das aus einer Rückstellprobe aus dem Jahr 2004 stammen soll, sich im Laufe der Jahre in seinen chemischen Eigenschaften nicht verändert hat.

Darüber hinaus weist die Klägerin in ihrer Eingabe vom 7. März 2024 selbst darauf hin, dass das Wachs während des Extraktionsprozesses aus dem Toner gewissen Veränderungen unterliegt. Damit aber können daraus erhaltene Untersuchungsergebnisse nicht mehr das Erfordernis eines „unmittelbar und eindeutigen“ Nachweises erfüllen. In den Absätzen 0004, 0008 und 0009 des Streitpatents wird die Herstellung von Tonern beschrieben. So heißt es beispielsweise gemäß Absatz 0008:

and optionally

Aus diesen Angaben ergibt sich, dass ein Toner aus einer Vielzahl von Stoffen zusammengesetzt ist, wobei insbesondere auf das Vorliegen eines streitpatentgemäßen Wachses („wax“) neben einem Harz („resin“) hingewiesen wird, deren physikalisch-chemische Eigenschaften durchaus ähnlich sein können, sodass eine klare Abtrennung voneinander nicht zu erwarten ist. Entsprechend weist auch der Testreport nach TM59 darauf hin, dass das extrahierte Wachs noch Harzkomponenten und Pigmente aufweist, weshalb das Material zweimal mit Tetrahydrofuran (THF) aufgereinigt wird. Eine Stoffanalyse des so aufgereinigten Produkts erfolgt jedoch nicht, sodass nicht unmittelbar und eindeutig aufgezeigt ist, woraus konkret das analysierte Material bestand.

Auch hat die Klägerin nicht aufgezeigt, dass ein Wachs ohne chemische Veränderungen aus einem Toner isoliert werden kann, bevor es näheren analytischen Untersuchungen unterzogen wird.

Die TM60 vermag zwar zu belegen, dass das dort beschriebene Wachs bis heute die gleiche Qualität hinsichtlich einiger Parameter wie z.B. der Viskosität oder der Schmelzwärme aufwies, es sind aber nicht die streitpatentgemäßen Merkmale 1.1, 1.3 und 1.4. untersucht worden. Damit ist die Produktidentität nicht unmittelbar und eindeutig gegeben, denn bei einem Herstellungsprozess eines Wachses können dessen Eigenschaften allein durch unterschiedliche Anteile der Edukte beeinflusst werden, während andere Eigenschaften wie z.B. die Konsistenz oder Viskosität gleich bleiben.

Darüber hinaus heißt es in TM56a im seitenübergreifenden Absatz von S1 auf S2:

„…by at least a binder resin formed in such a manner that a resin (A) that has a number-average molecular weight (Mn) of 2,000 to 20,000, a weight-average molecular weight (Mw) of 4,000 to 50,000, and an Mw/Mn of less than 3.5, a resin (B) that has a weight-average molecular weight (Mw) of 300,000 or more, and a wax that has a melting point of 75°C to 125°C and a melt viscosity of 200 cP or less at 140°C are mixed in a solution in a weight ratio (A:B) of 50:50 to 90:10“.

Die angegebenen Werte des Harzes A für Mw von 4000 — 50000 liegen weit oberhalb den Anforderungen gemäß Merkmal 1.3. Auch nach Tab. 1 auf S. 40 liegt kein Wachs im patentgemäßen Bereich nach Merkmal 1.3, sondern überschreitet diesen. Somit kann anhand dieser Werte auch nicht auf das in TM52 nicht zu entnehmende Merkmal 1.1 geschlossen werden.

Auf Seite 22 (oben) der TM56a, worauf die Klägerin noch hingewiesen hat, wird für Mw ebenfalls ein Bereich von 500 bis 3500, vorzugsweise von 600 bis 3000 angegeben, was deutlich höhere Werte sind als nach Streitpatent gefordert. Eine Veranlassung für den Fachmann, aus diesen Werten ausgerechnet nur solche mit Mw 500 bis 800 gemäß Streitpatent auszuwählen, gibt es nicht.

Der Hinweis der Klägerin auf Absatz 0033 der TM56a, wonach angegeben wird, dass die Kristallinität des Wachses mehr als 80 % betragen soll, hilft daher auch nicht weiter. Darüber hinaus genügt es nicht, dass „keine Hinderungsgründe“ vorliegen, oder „nichts dagegen spricht“, wie die Klägerin vorgetragen hat, die Kristallinität entsprechend auszugestalten. Denn entgegen der Auffassung der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ist eine erfinderische Tätigkeit nicht schon dann zu verneinen, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern erst dann, wenn das Bekannte dem Fachmann einen Anlass oder eine Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009, X ZR 65/05, GRUR 2010, 407, Ls. und Rn. 17 – einteilige Öse). Ein Anlass ist aber schon aus dem Grund nicht gegeben, da, wie oben ausgeführt, die TM56a Wachse mit deutlich höheren Mw-Werten betrachtet, als nach Streitpatent gefordert ist.

Da es sich bei der erst am 6. Juni 2007, also sowohl nach dem Prioritätstag (14. November 2005) als auch nach dem Anmeldetag (19. September 2006) des Streitpatents, veröffentlichten TM58 um eine nachveröffentlichte Schrift nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ handelt, darf sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden (Art. 56 Satz 2 EPÜ). Die 2006 angemeldete TM58 eignet sich auch nicht als Beleg für ein zuvor bereits bestehendes Fachwissen, denn ein Beleg dafür, dass das in ihr genannte destillierte Wachs mit dem Namen SASOLWAX® C80 (vgl. TM58 S.12 Z. 4-6), das die Merkmale 1.3 und 1.4 aufweisen mag, mit dem Wachs aus der 1994 angemeldeten TM57 identisch ist, fehlt.

Die Wachse nach TM53 haben eine Alkanverteilung von ca. 25-40, weshalb der Fachmann die Eigenschaften der nach TM53 untersuchten Wachse auf patentgemäße Wachse nicht ohne erfinderisches Zutun übertragen konnte, bei denen gemäß Merkmal 1.1 die Kohlenstoffketten bis 62 vorhanden sein sollen (vgl. TM53 S. 367/368 seitenübergr. Abs. drittletzter Satz i.V.m. S. 368 rechte Spalte Fig. 2).

Nach TM54 wurde über IR-Spektroskopie von Paraffinwachsen eine Kristallinität von 83% ermittelt (vgl. TM54 S. 160 li. Sp. le. Abs. 2. Satz). Selbst wenn mit dieser nicht patentgemäßen Methode Merkmal 1.2 erfüllt sein mag, fehlt es an einer Angabe welche konkrete Kohlenwasserstoffverteilung die untersuchten Wachse aufgewiesen haben.

Die Beklagte war zur Anmeldung des Streitpatents berechtigt. Eine Alleinberechtigung oder Mitberechtigung der Klägerin kann nicht angenommen werden, da seitens der beweisbelasteten Klägerin nicht ausreichend dargelegt wurde, dass die Klägerin oder deren Mitarbeiter vor dem Zeitrang die streitpatentgemäße Lehre erkannt haben. Dies ergibt sich auch nicht aus den klägerseits in Bezug genommenen vermeintlichen Vorpatenten.

Zum Nachweis einer Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 5 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. E) i.V.m. Art. 60 Abs. 1 EPÜ sind konkrete Darlegungen erforderlich, dass die Klägerin bereits vor dem Zeitrang des Streitpatents alleinigen Erfindungsbesitz an der streitpatentgemäßen Lehre hatte. Hierzu bedarf es einer detaillierten Gesamtschau, dass die als entnommen geltend gemachte Lehre mit der angemeldeten Lehre des Streitpatents übereinstimmt (BGH, Urt. v. 20. Oktober 2015 – X ZR 149/12, GRUR 2016, 265 Rn. 22 – Kfz-Stahlbauteil; Urt. v. 4. August 2020 – X ZR 38/19, GRUR 2020, 1186 Rn. 41 – Mitralklappenprothese; Urt. v. 26. Juli 2022 – X ZR 1/21, GRUR 2022, 1302 LS – Brustimplantat). Dies setzt eine Wesensgleichheit zwischen patentierter und entnommener Erfindung voraus, d.h. beide Erfindungen müssen nach Aufgabe und Lösung, die objektiv anhand der tatsächlichen Lösung der technischen Probleme zu bestimmen sind, übereinstimmen. Lediglich Abänderungen im Rahmen des Fachkönnens, die den Kern der Erfindung unberührt lassen, sind unschädlich, so z.B. die konkrete Ausgestaltung eines entnommenen Lösungsprinzips. Demgegenüber müssen für die Annahme einer Wesensgleichheit zwischen patentierter und entnommener Erfindung alle wesentlichen Merkmale, die die Patentfähigkeit begründen, identisch sein (Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ – Kommentar, 12. Auflage 2025, § 21 PatG, Rn. 46).

Hierzu ist seitens der Klägerin nichts dargetan. Die Klägerin hat lediglich vorgetragen, dass der Zeuge … Miterfinder der japanischen Anmeldung JP2005-173315 vom 12. Dezember 2003 (TM67), das am 30. Juni 2005 veröffentlicht worden ist, und des US-amerikanischen Patents US 7 291 434 B2 mit dem Anmeldetag 18. Juni 2004 (TM68) sei, das am 6. November 2007 nachveröffentlicht worden ist. ….

Bereits aus den angeführten Vorpatenten kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die Klägerin über Kenntnisse zu allen relevanten Merkmalen des Streitpatents verfügte. Vielmehr beziehen sich die genannten Patente entsprechend der vorgelegten Patentschriften TM67 und TM68 auf Fragen der Viskosität (vgl. z.B. jeweils Zusammenfassung sowie Patentanspruch 1 der beiden Schriften) des jeweils verwendeten Wachses wie z.B. das auch im Streitpatent genannte FNP0092, nicht jedoch auf die Merkmale 1.1 bis 1.4 des Streitpatents, so dass hinsichtlich aller wesentlicher Merkmale, die die Patentfähigkeit begründen, keine Identität vorliegt (vgl. auch TM67a, S. 21, Ze. 37; TM68/68a, Sp. 24, Ze. 2, Sp. 33/34 Tab. 1) und die Vorpatente damit nicht den Erfindungsgedanken des Streitpatents vermitteln.

Die Unterlagen zu den Workshops beziehen sich ebenfalls nicht auf die Präsentation entsprechender Erkenntnisse, sondern zeigen lediglich, dass …

Im laufenden Verfahren ist es der Klägerin, wie unter Ziffer II. dargestellt, nicht gelungen, darzulegen, dass das …, unterstellt, das Produkt FNP0090 ist identisch mit dem Produkt FNP0092, alle Merkmale des Streitpatents erfüllt. Somit kann ein Verweis auf Kenntnisse der Klägerin zu Eigenschaften des Wachses FNP0090 auch nicht als geeignet angesehen werden, dass die Klägerin umfassende Kenntnis über die Lehre aus dem Streitpatent im Jahr 2004 hatte.

Es kann somit weder aus den vorgelegten Schriften noch aus den Unterlagen zu den behaupteten Workshops und der anschließenden Kommunikation der … geschlossen werden, dass die Klägerin die dem Streitpatent zugrundeliegende Lehre vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents erkannt hat.

Damit fehlt es bereits am Nachweis zum erfinderischen Kenntnisstand der Klägerin vor dem Zeitrang des Streitpatents, so dass die Voraussetzungen für eine Nichtigkeit wegen Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nicht vorliegen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.