Beschluss des BPatG München 28. Senat vom 21.06.2022, AZ 28 W (pat) 537/21

Die Wortmarke

Chemiepokal

ist am 28. Februar 2019 angemeldet und am 3. Juni 2019 unter der Nummer 30 2019 102 665 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Plakate; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Schreibwaren; Papierwaren; Schreibetuis; Schreibgeräte; Schreibhefte; Schreibmappen; Schreibunterlagen; Zeitschriften und Bücher für den Bereich des Sports, insbesondere für den Boxsport;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Sportbekleidung;

Klasse 28: Sportartikel; Sportausrüstungen; Spielwaren; Spielzeug; Videospielgeräte; Turnartikel;

Klasse 35: Werbung; Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Public Relations [Öffentlichkeitsarbeit], insbesondere für den Bereich des Boxsports; Organisationsberatung in Fragen der Geschäftsführung und Herstellung von Geschäftsgutachten im Bereich des Sports; Sammlung und Zusammenstellung von themenbezogenen Presseartikeln, insbesondere für den Bereich des Boxsports; Erstellen von Statistiken im Sportbereich und Sponsorensuche und Sponsorenvermittlung im Bereich des Sports; Sammlung und Systematisierung sowie Zusammenstellung von Daten und Computerdatenbanken für den Bereich des Sports, insbesondere für den Boxsport; Marketing [Absatzforschung], Marktforschung, Meinungsforschung für den Bereich des Sports; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten für alle Bereiche des Sports; kaufmännische Dienstleistungen und Verbraucherinformationsdienste, nämlich Organisieren von Geschäftskontakten, Sammeleinkaufsdienste, kaufmännische Bewertungsdienste, Vorbereitung von Wettbewerben, Agenturgeschäfte, Import- und Exportdienste, Verhandlungs- und Vermittlungsdienste, Bestelldienste, Preisvergleichsdienste, Beschaffungsdienste für Dritte, Abonnementdienste, alle vorstehenden Dienstleistungen für den Bereich des Sports; betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen, alle vorstehenden Dienstleistungen für den Bereich des Sports; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen für den Bereich des Sports soweit in Klasse 35 enthalten; Unternehmensverwaltung, Vereinsverwaltung und Geschäftsführung für Sportverbände und Sportvereine; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, diätetische Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Pflaster- und Verbandsmaterialien, Druckereierzeugnisse, Papier- und Schreibwaren, Eintrittskarten, Reise- und Handkoffer, Taschen, Rucksäcke, Brieftaschen, Regenschirme, Sonnenschirme, Bettwaren, Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, Turn- und Sportartikel, Turn- und Sportgeräte, Spielwaren, Spielzeug, Videospielgeräte, Mineralwässer, Fruchtgetränke, Energy-Drinks;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, insbesondere von Boxturnieren und Boxwettkämpfen; Organisation und Durchführung von Trainingsstunden; Ticketvorverkauf für Sportveranstaltungen [Unterhaltung]; Betrieb von Sportanlagen soweit in Klasse 41 enthalten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen [ausgenommen für Werbezwecke], insbesondere von Zeitschriften und Büchern für den Bereich des Boxsports; Erstellen von Bildreportagen, insbesondere für den Bereich des Boxsports; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung und Auskunft über Freizeitaktivitäten, insbesondere über sportliche Aktivitäten und Sportveranstaltungen; Platzreservierungen für Sportveranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kolloquien, Kongressen, Symposien, Workshops und Seminaren für alle Bereiche des Sports soweit in Klasse 41 enthalten; Durchführung von Live-Veranstaltungen, insbesondere Boxsportveranstaltungen; Organisation, Durchführung und Veranstaltungen von sportlichen Wettbewerben; Vermietung von Sportstadien und Sportanlagen, sowie Vermietung von Sportausrüstungen [ausgenommen Fahrzeuge]; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke, insbesondere für den Bereich des Boxsports; Aufzeichnung, Montage und Verarbeitung von Videobändern, sonstigen Filmproduktionen und Filmverleih, insbesondere im Zusammenhang mit dem Boxsport; Filmproduktion für den Bereich des Sports; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen; Veranstaltungen von Sportbällen, Lotterien und Unterhaltungsshows.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 5. Juli 2019 veröffentlicht worden ist, hat der Beschwerdeführer am 8. Juli 2019 Widerspruch erhoben aus seiner Wort-/Bildmarke (schwarz, grün, grau, weiss)

die am 21. Februar 2003 angemeldet und am 2. Juni 2003 unter der Nummer 303 08 749 in das Register eingetragen worden ist für die Waren und Dienstleistungen

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 25. September 2019 die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Der Widersprechende hat daraufhin zwei eidesstattliche Versicherung seines Präsidenten vom 22. Mai 2019 und vom 21. Oktober 2019, mehrere Anschreiben an Veranstaltungspartner, Ausdrucke der Facebook-Seite „Chemiepokal“ sowie von seiner Homepage www.chemiepokal.de und mehrere Presseartikel vorgelegt.

Mit Beschluss vom 3. März 2021 hat die Markenstelle für Klasse 41 des DPMA durch einen Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. In den eidesstattlichen Versicherungen und den weiteren zur Glaubhaftmachung eingereichten Unterlagen sei weder diese noch eine ähnliche Marke enthalten, die als rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG in Betracht komme. Es werde stets nur das Wort „Chemiepokal“ erwähnt. Dabei trete das Wortelement „CHEMIEPOKAL“ in der Widerspruchsmarke nicht größenmäßig gegenüber dem Bildelement hervor. Zudem sei der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke von der Lebendigkeit eines Boxkampfes geprägt und so einprägsam, dass er nicht ohne weiteres weggelassen werden könne, ohne deren kennzeichnenden Charakter zu verändern.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er vertritt die Ansicht, der „Chemiepokal“ sei ein 1969 ins Leben gerufenes internationales Boxturnier des Olympischen Boxsports, das seit 1970 jährlich an demselben Austragungsort in Halle/Saale stattgefunden habe. Der Wortbestandteil „Chemie“ nehme dabei auf die die Region prägende Chemieindustrie Bezug. Der Widersprechende betreibe die gesamte Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung sowie den Ticketverkauf für das Boxturnier im Wesentlichen über die Facebook-Seite „Chemiepokal“ und seine Homepage www.chemiepokal.de. Er habe entsprechend Tickets, Webseiten, Bekleidungstücke und Werbepräsente gestaltet und vertrieben. Bei der Verwendung der Widerspruchsmarke sei es von untergeordneter Bedeutung, ob diese mit oder ohne Bildbestandteil verwendet werde. Da es sich bei dem „Chemiepokal“ um eine seit vielen Jahrzehnten bekannte Traditionsveranstaltung handele, komme dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke eine hohe Kennzeichnungskraft zu.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des DPMA vom 3. März 2021 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 303 08 749 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet weiterhin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Auf sämtlichen von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen werde nur das Wort „Chemiepokal“ und allenfalls in Kontur, Größe, Farbgestaltung und Form völlig andere Wort-/Bildzeichen verwendet, die keinerlei Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke aufwiesen. Deren Bildbestandteil nehme flächenmäßig etwa 90 % der gesamten Widerspruchsmarke ein, so dass durch Weglassung dieses Bildbestandteiles und die alleinige Benutzung des Wortbestandteiles „Chemiepokal“ der kennzeichnende Charakter der Marke vollständig abgeändert werde. Ferner mache der Widersprechende keine Angaben zu Zeit, Ort, Art und Umfang der Benutzung seiner Marke.

Der Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke wie eine Power Point-Präsentation, ein Werbeplakat, einen Zeitungsartikel, Ergebnislisten, eine Festschrift sowie Suchergebnisse auf „Google“ und „Wikipedia“ zum Thema „Chemiepokal“ (Anlagen zu den Schriftsätzen vom 22. April 2021, 30. August 2021, 30. September 2021, 23. März 2022 und 13. April 2022, Bl. 65 – 74, 91 – 93, 98 – 100, 147 – 218, 248 – 275) vorgelegt.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 16. Februar 2022 ist der Widersprechende unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 – 2, Bl. 105 – 135) darauf hingewiesen worden, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache mangels hinreichender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 25. September 2019 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestritten.

1. Da der Widerspruch nach dem 13. Januar 2019 erhoben worden ist, ist in Bezug auf die erhobene Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschrift des § 43 Abs. 1 MarkenG in der aktuell geltenden Fassung anzuwenden.

2. Die Einrede ist zulässig, weil gegen die am 2. Juni 2003 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke am 28. Februar 2019 bereits mehr als fünf Jahre kein Widerspruch mehr möglich war.

3. Aufgrund der zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG oblag es dem Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, also für den Zeitraum von Februar 2014 bis Februar 2019, nachzuweisen.

a) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (EuGH WRP 2017, 1066 Rdnr. 37 – Gözze/VBB; GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725 Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 – 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

Zum Nachweis muss von dem Widersprechenden daher konkret angegeben werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wieviel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen sein. Das Erfordernis eines derartigen, auf einzelne Waren- und Dienstleistungs(-gruppen) bezogenen Nachweises der Benutzung ergibt sich aus § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, wonach für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (vgl. BPatG 24 W (pat) 69/08 – Butterfly by Max Gordon/Butterfly; 30 W (pat) 505/15 – Universal Nutrition; 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon).

Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG unterliegt abweichend von dem das patentamtliche und das patentgerichtliche Verfahren ansonsten beherrschenden Untersuchungsgrundsatz dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz (BGH GRUR 2006, 152 Rdnr. 19 – GALLUP; BPatG GRUR-RR 2015, 468, 469 – Senkrechte Balken). Als Nachweis ist grundsätzlich der Vollbeweis nach Maßgabe des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 286 ZPO zu führen, wobei eine eidesstattliche Versicherung auch nach der Neuregelung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nach wie vor zulässig ist und das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung für Umfang, Zeitraum und Ort der bestrittenen Benutzung darstellt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 43 Rdnt. 56). Sonstige Unterlagen wie z. B. Preislisten, Rechnungskopien, Etiketten, Prospekte oder sonstige Veröffentlichungen können der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (BPatG GRUR 2007, 596, 597 – La Martina; BPatGE 33, 228, 231 – Lahco; 24, 109, 111 – FOSECID).

b) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat der Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend dargelegt und nachgewiesen.

aa) Die beiden eidesstattlichen Versicherungen des Präsidenten des Widersprechenden vom 22. Mai 2019 und vom 21. Oktober 2019 enthalten keinerlei Angaben, welche Umsätze mit welchen konkreten Waren oder Dienstleistungen in den einzelnen Jahren des relevanten Benutzungszeitraums erzielt worden sind. Insbesondere fehlt es an Angaben zu Einnahmen aus dem jährlich veranstalteten Boxturnier sowie Verkaufszahlen zu Bekleidungsstücken und sonstigen Merchandisingsartikeln. Bereits aus diesem Grund hat der Widersprechende nicht den erforderlichen Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarke geführt.

bb) Selbst wenn man unterstellt, dass der Widersprechende mit der Veranstaltung eines jährlich stattfindenden Boxturniers im maßgeblichen Benutzungszeitraum tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild im Bereich der sportlichen und kulturellen Aktivitäten auf dem Markt präsent war, genügt dies nicht für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Denn die Widersprechende hat ihre Wort-/Bildmarke der Art nach nicht rechtserhaltend benutzt.

aaa) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG (in der aktuell geltenden Fassung, § 158 Abs. 5 MarkenG) nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2017, 1043 Rdnr. 19 – Dorzo; GRUR 2014, 662 Rdnr. 18 – Probiotik; BPatG 26 W (pat) 515/14 – Freesecco/feelsecco).

Bei Wort-/Bildmarken wird die Weglassung oder Veränderung von Bildbestandteilen häufig als unschädlich angesehen, wenn der als selbständig kennzeichnend hervortretende Wortbestandteil unverändert erhalten bleibt. Das kann allerdings nicht mit dem nur für die Frage der Verwechslungsgefahr geltenden Erfahrungssatz begründet werden, dass bei Wort-Bild-Verbindungen in der Regel das Wort als einfachste Benennungsform den Gesamteindruck prägt. Ebenso wenig darf ein Bildelement deshalb außer Betracht bleiben, weil es erfahrungsgemäß bei der Benennung der Gesamtmarke nicht besonders wiedergegeben wird. Vielmehr kommt es darauf an, ob die eingetragene Kombinationsmarke und die in veränderter Bildgestaltung benutzte Form im direkten Vergleich noch als dieselbe Marke aufgefasst werden. Demnach dürfen einprägsame oder gar dominierende Bildbestandteile nicht ohne weiteres verändert oder weggelassen werden. Maßgeblich ist neben der Kennzeichnungskraft des fraglichen Bestandteils auch das jeweilige Verhältnis der Wort- und Bildelemente zueinander. Je kennzeichnungsschwächer das Wort ist, umso mehr kann das Bild als Herkunftshinweis in den Vordergrund treten. In solchen Fällen vermag die Veränderung oder sogar Weglassung des Bildbestandteils den kennzeichnenden Charakter der Kombinationsmarke entscheidend zu berühren (vgl. Ströbele a. a. O., § 26 Rdnr. 228; BGH GRUR 2010, 270 Rdnr. 22 – ATOZ III; BPatG 27 W (pat) 4/04 – Mars/MARS; 26 W (pat) 348/03 – Vitality/V MILRAM Vitality; 26 W (pat) 515/14 – Freesecco/feelsecco; GRUR 2020, 746 – autobid.de/Auto Bild; 29 W (pat) 37/17 – Alliance Healthcare/ALLIANCE).

bbb) Unter Anwendung dieser Grundsätze hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke
für die Widerspruchswaren und -dienstleistungen nicht hinreichend nachgewiesen. Sowohl in den eidesstattlichen Versicherungen als auch in den ergänzenden Benutzungsunterlagen ist ganz überwiegend lediglich das Wort „Chemiepokal“ allein oder nur in Kombination mit einem Bildbestandteil, der von der eingetragenen Form ganz offensichtlich abweicht wie z. B.
, benutzt worden. Lediglich eine Power Point-Präsentation (Anlage zum Schriftsatz vom 22. April 2021), von der unklar ist, ob, wann und wo sie gehalten worden ist, zeigt den Bildbestandteil der Widerspruchsmarke. In diesem Fall ist jedoch der Wortbestandteil „CHEMIEPOKAL“ weggelassen und steht in grün/grauer Schrift neben dem Bildbestandteil. Ansonsten findet sich die Widerspruchsmarke nur auf einem Werbeplakat für den 46. Chemiepokal vom 18. – 19. September 2021 (Anlage zum Schriftsatz vom 30. August 2021), auf einem Ausdruck von der Homepage www.chemiepokal.de vom 12. April 2022 sowie im Rahmen einer Umfrage aus der 14. Kalenderwoche 2022 (Anlagen zum Schriftsatz vom 13. April 2022). Diese Belege datieren jedoch alle von einem Zeitpunkt außerhalb des relevanten Benutzungszeitraums.

ccc) Mit der alleinigen Verwendung des Wortes „CHEMIEPOKAL“ durch den Widersprechenden ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke entscheidend berührt. Die Widerspruchsmarke hat ihre Unterscheidungskraft und damit ihre Eintragungsfähigkeit wohl in erster Linie aufgrund des Bildbestandteils erworben, da der Wortbestandteil allenfalls schwach kennzeichnungskräftig ist. Das sprachüblich gebildete Wort „Chemiepokal“ enthält die bloße sachliche Angabe, dass es sich um einen Pokalwettbewerb im Sinn eines Cups (www.duden.de, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis) handelt, bei dem es um die Erbringung von Leistungen, z. B. in Form eines Schulwettbewerbs, im Bereich Chemie oder um einen sportlichen Wettkampf unter Angehörigen der chemischen Industrie oder einer naturwissenschaftlichen Fakultät einer Universität geht. An entsprechende Veranstaltungen und Wortbildungen sind die angesprochenen Verkehrskreise seit langem gewöhnt. Der Senat konnte unzählige Beispiele finden, dass dem Wort „Pokal“ oder gleichbedeutend „Cup“ ein Substantiv vorangestellt wird, das auf die beteiligten Berufskreise hinweist wie „Physik-Pokal“, „Schülerpokal“, „Studentenpokal“, „Uni-Pokal“, „Mediziner Pokal“, „Zahni Cup“, „Techniker-Pokal“, „ChemCar-Pokal“, „Ingenieur-Volleyballcup“, „Handwerker Cup“ oder „Unternehmer Cup“ (s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis). Dabei ist nicht davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr, der sich nach den beiderseitigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen insbesondere aus den breiten, allgemeinen Verkehrskreisen der Verbraucher sowie dem Fachhandel für Bekleidung zusammensetzt, unter „Chemiepokal“ eine bestimmte Veranstaltung versteht und diese mit dem Widersprechenden in Zusammenhang bringt. Bei dem Chemiepokal, auf den sich der Widersprechende bezieht, mag es sich um eine jahrzehntealte, jährlich wiederkehrende Boxveranstaltung handeln. Breiten Bevölkerungskreisen ist sie jedoch nicht bekannt, da es sich bei Boxen nicht um eine Massensportart handelt.

Gründe für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen auf eine der Verfahrensbeteiligten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor.