BPatG München 29. Senat:

BPatG München 29. Senat, Beschluss vom 02.07.2020, AZ 29 W (pat) 16/18, ECLI:DE:BPatG:2020:020720B29Wpat16.18.0

Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke30 2016205 427

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 02. Juli 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2018 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 011 576 865 hinsichtlich der Dienstleistung der

Klasse 41: Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet

zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 011 576 865 wird die Löschung der Marke 30 2016 205 427 in diesem Umfang angeordnet.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden ist derzeit gegenstandslos, soweit die Widersprüche aus der Unionsmarke 001 029 198 und aus der notorisch bekannten Marke „EBAY“ auf die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung „Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet“ gerichtet sind.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

4. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

1

Die am 18. Februar 2016 angemeldete Wortmarke

2

Kanubay

3

ist am 20. April 2016 für diverse Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Nach Verzicht auf die Dienstleistungen der Klasse 35 und einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 41 durch den Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 18. Mai 2020 genießt sie derzeit noch Schutz für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen:

4

Klasse 25: Badebekleidung für Herren und Damen; Badekleidung; Bademäntel; Badesandalen; Badeschlappen; Badeschuhe; Bekleidungsstücke für den Sport; Feuchtigkeitsabsorbierende Sporthemden; Feuchtigkeitsabsorbierende Sporthosen; Fleecebekleidung; Freizeitkleidung; Freizeitschuhwaren; Handschuhe für Neoprenanzüge; Hawaii-Hemden; Jacken als Sportbekleidung; Jacken aus Polar-Fleece; Kopfbedeckungen; Kopfbedeckungen mit Schirm;

5

Klasse 41: Arrangieren von Sportturnieren; Ausbildung im Bereich der körperlichen Fitness; Ausbildung im Bereich der Reisebranche; Ausbildung im Sportbereich; Ausbildungs- und Schulungsdienstleistungen im Bereich Spiele; Ausbildungs- und Schulungsdienstleistungen im Bereich Sport; Ausstellungsdienstleistungen für Unterhaltungszwecke; Beratung in Bezug auf die Organisation von Sportveranstaltungen; Beratung über Freizeitaktivitäten; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Freizeitaktivitäten; Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet; Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen; Betreuungsdienstleistungen für sportliche Aktivitäten; Betrieb von Einrichtungen für Freizeitaktivitäten im Freien; Betrieb von Feriencamps; Betrieb von Freizeiteinrichtungen; Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitwassersport; Dienstleistungen für die Freizeitgestaltung; Organisation von Freizeitveranstaltungen; Sport- und Freizeitaktivitäten; Veranstaltung von Freizeitcamps.

6

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 27. Mai 2016.

7

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin jeweils am 29. August 2016 aus ihrer am 22. Juni 2000 eingetragenen Unionswortmarke 001 029 198 (im Folgenden: Widerspruchsmarke 1)

8

EBAY

9

Widerspruch eingelegt, die für die Waren und Dienstleistungen

10

Klasse 14: Uhren, Armband-/Taschenuhren und Juwelierwaren, Schmuckwaren;

11

Klasse 16: Druckereierzeugnisse und gedruckte Veröffentlichungen; Bücher und Magazine; Papier und Schreibwaren; Verpackungspapier; Postkarten und Grußkarten; Notiztafeln und -blöcke; Papiertischtücher, -servietten und -platzdeckchen, Partydekorationen aus Papier; Spielkarten, Adreßbücher und persönliche Terminplaner; Schreibinstrumente, Schreibstifte und Bleistifte; Radiergummis, Schreibtisch-Organisationshilfen, Schreibtischunterlagen, Schreibtischständer und Halter für Stifte; Büroartikel; Schreibtischkörbe für Schreibtischzubehör; Schreibtischaktenablagen; Schreibtischschränke für Schreibwaren; Schreibtisch-Sets; Poster und Plakate; Stoßstangenaufkleber; Kalender sowie dekorative Aufkleber und Abziehbilder;

12

Klasse 25: Bekleidungsartikel, einschließlich Kopfbedeckungen, Halstücher/Schals und Schuhwaren; T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Mützen und Augenschirme;

13

Klasse 35: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Werbung; Informationen in Geschäftsangelegenheiten und Unternehmensverwaltung; Online-Handelsdienstleistungen Schutz genießt, sowie aus ihrer am 20. August 2013 eingetragenen Unionsmarke 011 576 865 (im Folgenden: Widerspruchsmarke 2)

Abbildung.

14

Die Widerspruchsmarke 2 genießt Schutz für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen:

15

Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess- Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte; Mauspads [Mausmatten]; E-Commerce-Computersoftware, mit der Benutzer elektronische Geschäftstransaktionen über ein weltweites Computernetz durchführen können; Computersoftware für Datenbanken mit Informationen im Bereich Hobbys, Sammelgegenstände und eine breite Produktpalette; Computersoftware und Softwareentwicklungstools zur Verwendung bei der Erstellung anderer Software und Softwareanwendungen auf dem Gebiet des E-Commerce;

16

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Uhren, Pendeluhren; Taschenuhren; Schmuckwaren, Juwelierwaren;

17

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, so weit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Schriften und Veröffentlichungen, nämlich eine Sachbuchreihe zu den Themen Hobbys, Sammelgegenstände, Versteigerungen und eine breite Produktpalette in Bezug auf Antiquitäten, Kunst, Literatur, Kultur, Technik, Reisen, Sport, Unterhaltung, Heimtextilien, Gärtnerartikel, Musikinstrumente, Kraftfahrzeuge, Spielzeug und Spiele, Mode, Schmuckwaren, Juwelierwaren, elektronische Geräte, Fotografie, Festtagsartikel, Film und Video; Papier und Schreib- und Papierwaren, Nämlich, Glückwunschkarten, Merktafeln, Memo-Blöcke, Papierpostkarten, Schreibwaren, Stifte und Bleistifte; Autoaufkleber, Kalender, Dekorative Aufkleber und Abziehbilder;

18

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Matchsäcke, Einkaufstaschen, Rucksäcke, Aktentaschen;

19

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Schlüsselkettenanhänger aus Kunststoff; Kunststoffrahmen für Kennzeichenschilder als Scherzartikel;

20

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Becher; Bechergläser; Wasserflaschen ohne Inhalt; Proviantdosen; Bonbonspender;

21

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke, nämlich, T- Shirts, Sweatshirts; Kappen; Jacken; Blendschirme;

22

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumornamente; Weichplastisch gearbeitetes Spielzeug; Plüschtiere; Miniaturspielzeugautos; Mit Bohnen gefülltes Spielzeug; Kartenspiele;

23

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Kandiszucker;

24

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Online-Handelsdienstleistungen, Nämlich, Betrieb von Online-Märkten für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen des Online-Handels, wobei Verkäufer Waren oder Dienstleistungen zwecks Verkaufs annoncieren und das Bieten oder Kaufen über das Internet erfolgen, um Dritten den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über ein Computernetz zu ermöglichen; Bereitstellung von Bewertungsrückmeldungen und Leistungsbewertungen in Bezug auf Waren und Dienstleistungen von Verkäufern, Wert und Preis der Waren und Dienstleistungen von Verkäufern, Leistungen, Auslieferung und Gesamthandelserfahrung von Käufern und Verkäufern in Verbindung damit; Bereitstellung eines durchsuchbaren Online-Werbeführers mit den Waren und Dienstleistungen anderer Online-Anbieter; Bereitstellung einer durchsuchbaren Online-Bewertungsdatenbank für Käufer und Verkäufer; Werbung und Werbedienstleistungen;

25

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Listung von Immobilien; Immobilienanzeigenverzeichnisse zu Mietwohnungen, Miethäusern und Ferienwohnungen; Dienstleistungen in Bezug auf Käuferschutz im Bereich Online-Handel mit Waren und Dienstleistungen Dritter über weltweite Computernetze; Dienste zum Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke;

26

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung des Zugangs zum Internet; Bereitstellung von Telekommunikationsverbindungen zum Internet oder zu Datenbanken; Netzkopplungsdienste für Telekommunikation; E-Mail-Dienstleistungen; Telekommunikation, nämlich elektronische Übertragung von Daten und Informationen; Elektronische Nachrichtenübermittlung; Bereitstellung einer interaktiven Online-Mailbox zur Übermittlung von Nachrichten zwischen Computernutzern in Bezug auf Hobbys, Sammelgegenstände, Handel und Verkauf von Waren und Dienstleistungen über ein weltweites Computernetz;

27

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Bereitstellung von Verlosungen, Glücksspiele und Wettbewerben über das Internet; Unterhaltungsdienste, nämlich Bereitstellung eines Rundfunkprogramms zu den Themen Hobbys, Sammelgegenstände, Handel, Kauf, Verkauf und Online-Auktionen und -Märkten; Erziehung und Unterricht, Nämlich, Durchführung von Kursen zu den Themen Informationssicherheit und Bereitstellung von Unternehmensschulungen auf dem Gebiet der Informationssicherheit; Erziehung und Unterricht, Nämlich, Veranstaltung von Kursen, Klassen und Seminaren auf den Gebieten Kaufen und Verkaufen über Online-Märkte sowie Gründung und Betrieb von Unternehmungen für Online-Märkte;

28

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Softwareanwendungen und Anwendungsprogrammierschnittstellen; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware und Softwareentwicklungswerkzeugen für die Entwicklung anderer Software und Softwareanwendungen auf dem Gebiet des E-Commerce; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer E-Commerce-Software, um den Benutzern die Durchführung von elektronischen Geschäftstransaktionen auf Online-Märken über ein weltweites Computernetz zu ermöglichen; Aktualisierung und Pflege von Computersoftware für Dritte; Bereitstellung einer Website, die den Benutzern die Erstellung kundenspezifischer Webseiten zu benutzerdefinierten Informationen auf dem Gebiet des geistigen Eigentumsrechts und Durchsetzungsstrategien für geistige Eigentumsrechte ermöglicht, um die Programmteilnehmer bei Anfragen und Anträgen in Bezug auf die Nutzung geistigen Eigentums Dritter in einem Online-Markt zu unterstützen;

29

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Soziale Online-Netzdienstleistungen; Verarbeitung und Verwaltung von Rechtsansprüchen aus geistigen Eigentumsrechten; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf die Inhaber geistiger Eigentumsrechte und der Durchsetzung ihrer Rechte, um Programmteilnehmer bei Anfragen und Anträgen in Bezug auf die Nutzung geistigen Eigentums Dritter in einem Online-Markt zu unterstützen; Identitätsüberprüfung, Nämlich, Bestätigung der Echtheit von umweltfreundlichen Produkten, Herstellern und Verkäufern dieser Produkte.

30

Schließlich hat die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung der Marke 30 2016 205 427 ebenfalls am 29. August 2016 einen weiteren Widerspruch eingelegt, den sie auf eine für Online-Handelsdienstleistungen notorisch bekannte Wortmarke (im Folgenden: Widerspruchsmarke 3)

31

EBAY

32

gestützt hat.

33

Mit Beschluss vom 28. Februar 2018 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Widersprüche aus den Unionsmarken UM 001 029 198 und UM 011 576 865 und aus dem als notorisch bekannte Marke geltend gemachten Wortzeichen „EBAY“ sowie die Kostenanträge beider Beteiligten zurückgewiesen.

34

Zur Begründung des Beschlusses ist ausgeführt, die Widersprüche seien jedenfalls unbegründet. Soweit hinsichtlich des Widerspruchs aus der notorisch bekannten Marke „EBAY“ wegen fehlender Angaben zum Zeitrang bereits Zweifel an der Zulässigkeit bestünden, könnten diese daher ausnahmsweise dahingestellt bleiben. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe jeweils keine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Vergleichszeichen könnten sich teilweise im Zusammenhang mit identischen oder eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen. Die nähere Bewertung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit könne jedoch offen bleiben, da das Vorliegen von Verwechslungsgefahr in jedem Falle zu verneinen sei. Ebenso könne zugunsten der Widersprechenden hinsichtlich aller entscheidungserheblichen Waren und Dienstleistungen eine nur durchschnittliche Aufmerksamkeit der jeweiligen beteiligten Verkehrskreise zu Grunde gelegt werden. Des Weiteren sei von einer sehr hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Internet-Plattform für den Handel von Waren jedweder Art zwischen Dritten auszugehen. Sowohl hinsichtlich des Wortzeichens „EBAY“ als auch hinsichtlich der Wort-/Bildmarke UM 011 576 865 sei aufgrund amtsbekannter Tatsachen, die durch den unbestrittenen Sachvortrag der Widersprechenden gestützt würden, davon auszugehen, dass deren originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft für diese Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke ganz erheblich gesteigert gewesen sei. Das Wortzeichen „EBAY“ sei für diese Dienstleistungen bereits viele Jahre vor Anmeldung der angegriffenen Marke benutzt worden. Die Wort-/Bildmarke UM 011 576 865 sei eine Abwandlung des von der Widersprechenden zuvor jahrelang verwendeten Wort-/Bildzeichens
Abbildung, wobei die vorgenommenen Änderungen den kennzeichnenden Charakter nicht verändern würden, so dass die erworbene Bekanntheit des früher verwendeten Zeichens auf das neue Zeichen im Zeitpunkt seiner Einführung übergegangen sei.

35

Tatsächliche Umstände, die für eine Benutzung und Bekanntheit auch für andere Dienstleistungen oder Waren sprechen könnten, seien weder vorgetragen noch amtsbekannt. Im Hinblick auf den geltend gemachten Schutz des Wortzeichens „EBAY“ als notorisch bekannte Marke könne unterstellt werden, dass die Voraussetzungen einer notorischen Bekanntheit im Inland i. S. v. § 10 Marken zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorgelegen hätten und auch zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung noch vorlägen. Dies selbst wenn insoweit Bedenken bestünden, weil die Widersprechende eine notorische Bekanntheit des Zeichens ausschließlich für „Online-Handelsdienstleistungen“ geltend gemacht habe, selber jedoch nicht als Händlerin der auf ihrer Plattform angebotenen Waren tätig sei, sondern die Plattform Dritten für die Abwicklung von Handelsgeschäften untereinander zur Verfügung stelle.

36

Bei dieser Ausgangslage müsse die angegriffene Marke teilweise, nämlich im Bereich identischer bzw. sehr ähnlicher Dienstleistungen, für die eine sehr hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken festgestellt worden sei, einen sehr deutlichen Zeichenabstand einhalten. Den insoweit sehr strengen Anforderungen werde sie in jeder Hinsicht gerecht. Ausgehend von der Gesamtheit der angegriffenen Marke „Kanubay“ sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der erheblichen Abweichungen in den Zeichenlängen und den Unterschieden in den bei akustischer und visueller Wahrnehmung regelmäßig stark beachteten Wortanfängen ersichtlich nicht zu besorgen, ebenso fehle es an einem übereinstimmenden Sinngehalt. Insbesondere würden die Vergleichszeichen nicht durch die identische Buchstabenfolge „-bay“ am Wortende geprägt. Vielmehr werde die angegriffene Marke als Gesamtbegriff im Sinne von „Kanubucht“ aufgefasst.Das vorgelegte GfK-Gutachtens auf der Grundlage einer Verkehrsbefragung zur Bekanntheit und Verkehrsgeltung der Bezeichnung „Bay“ in Deutschland vom Juli 2012 rechtfertige keine anderweitige Bewertung, da für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf die Widerspruchsmarken „EBAY“ abzustellen sei.

37

Eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG sei ebenfalls zu verneinen. Weder könne eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens angenommen werden, weil die Widersprechende keine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „EBAY“/“ebay“ geltend gemacht habe, noch nehme das Wortelement „-bay“ eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der angegriffenen Marke ein. Insbesondere handele es sich bei dem weiteren Wortelement „Kanu“ nicht um ein Firmenschlagwort oder den Stammbestandteil einer Zeichenserie des Markeninhabers. Darüber hinaus seien die Zeichen „EBAY“/“ebay“ nicht in identischer oder sehr ähnlicher Form in der angegriffenen Marke enthalten. Zudem stehe auch die gesamtbegriffliche Verbindung der beiden in der Bezeichnung „Kanubay“ enthaltenen Wortbestandteile der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung entgegen.

38

Eine Löschung der angegriffenen Marke komme schließlich auch nicht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht, weil eine hinreichende Ähnlichkeit der Marken im Sinne dieser Vorschrift selbst bei identischen Waren oder Dienstleistungen und einer (für bestimmte Dienstleistungen gegebenen) sehr hohen Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht bestehe. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass das angegriffene Zeichen „Kanubay“ allein aufgrund des Wortelements „-bay“ von relevanten Teilen des Verkehrs mit den Widerspruchszeichen „EBAY“/„ebay“ gedanklich verknüpft werde.

39

Aus diesen Gründen seien die Widersprüche zurückzuweisen. Ebenso seien die wechselseitigen Kostenanträge zurückzuweisen. Es seien keine Umstände ersichtlich, die eine Kostenauferlegung auf einen der Beteiligten aus Billigkeitsgründen angebracht erscheinen ließen.

40

Hiergegen wendet sich die Widersprechende, die keinen ausdrücklichen Antrag gestellt hat, mit ihrer Beschwerde, mit der sie sinngemäß beantragt,

41

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Februar 2018 aufzuheben und die Eintragung der Marke 30 2016 205 427 auf die Widersprüche aus den Marken UM 001 029 198 und UM 011 576 865 sowie aus der notorisch bekannten Marke EBAY zu löschen.

42

Zur Begründung trägt sie – teilweise bereits im Amtsverfahren – vor, sie wende sich gegen unzulässige Nutzungen ihrer Marke dergestalt, dass der Zeichenbestandteil „BAY“ der Beschwerdeführerin verwendet und diesem Bestandteil ein deskriptiver, also nicht prägender Bestandteil am Wortanfang hinzugefügt werde. Gegen derartige Verwendungen ihrer Marke habe sich die Beschwerdeführerin vor dem EUIPO bereits mehrfach erfolgreich im Wege des Widerspruchs gewehrt. Die Bezeichnung „EBAY” – als Wortmarke oder Wortbildmarke – sei als Kennzeichnung des weltweit größten Online-Marktplatzes für den An- und Verkauf von Waren aller Art seit mehr als 20 Jahren bekannt. Ungefähr 276 Millionen angemeldete Mitglieder böten auf dieser Auktionsseite Waren aller Art an. Das Unternehmen sei 1995 in den USA gegründet worden, in Deutschland habe es im Jahre 1999 eine Niederlassung in B… gegründet und sei im Inland als Online-Auktionshaus de
facto konkurrenzlos. Das Unternehmen bewerbe ständig in Printmedien, im Fernsehen und im Internet seine Handelsplattform mit enormen Werbeaufwendungen pro Jahr in Deutschland, so im Jahr 2015 mit etwa

… EURO. Der Wert der auf der Internetplattform angebotenen bzw.

tatsächlich verkauften Waren liege im …-bereich. In den Jahren 2014 und
2015 hätten mehr als 18 Millionen Käufer Waren von der EBAY Handelsplattform erworben. Die Bezeichnung „EBAY“ verfüge daher über eine enorme Bekanntheit. Schließlich habe die Marke „EBAY“ laut der Ranking-Liste der 100 weltweit bekanntesten Marken im internationalen Ranking von Interbrand im Jahr 2016 auf Platz 32 rangiert.

43

Aus diesen Umständen ergebe sich auch ohne Vorlage einer gesonderten demoskopischen Erhebung die Anerkennung der Notorietät der Marke „EBAY“ zu Gunsten der Beschwerdeführerin. Da jährlich 18 Millionen Käufer, also etwa 25 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die Internetplattform „EBAY“ tatsächlich nutzen würden, könne davon ausgegangen werden, dass mindestens weitere 50 Prozent der Bevölkerung die Marke kennen würden oder schon einmal gehört hätten. Das Motiv des Inhabers der angegriffenen Marke, sich mit der Bezeichnung „Kanubay” möglichst eng an die Bezeichnung „EBAY” anzulehnen, liege damit auf der Hand.

44

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien hochgradig ähnlich bis identisch. Die Marke „Kanubay” sei des Weiteren optisch, phonetisch und gedanklich ähnlich zu der Wortmarke „EBAY” bzw. der Wortbildmarke
Abbildung. Die Unterschiede am Zeichenbeginn – dass nämlich die jüngere Marke mit dem Bestandteil „Kanu-“ beginne und die Widerspruchsmarken mit dem Buchstaben „E“ – stünden der Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht entgegen, da der allen Vergleichszeichen identischen zweiten Worthälfte „-bay“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zuzumessen sei. Hiervon sei schon im Hinblick auf ein von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebenes Gutachten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) vom 02. August 2012 auszugehen, nach dem auch die Bezeichnung „BAY” bereits ohne Waren- und Dienstleistungsbezug in der Gesamtbevölkerung in Deutschland und vor allem bei Personen, die persönlich Online-Auktionen, Internet-Handelsplattformen, Einzelhandels-, Großhandels- oder Anzeigendienstleistungen nutzen würden bzw. für die solche Dienstleistungen grundsätzlich in Frage kämen, über eine erhöhte Bekanntheit verfüge und mit der Marke „EBAY” assoziiert und der Beschwerdeführerin zugeordnet werde. Die in einem Parallelverfahren vor dem BPatG vorgelegte weitere GfK-Umfrage aus dem Jahr 2017 habe ergeben, dass über 50 Prozent der „engeren“ Verkehrskreise den Bestandteil „BAY“ der Beschwerdeführerin zuordnen würden. Daher messe ein erheblicher Teil der allgemeinen Bevölkerung und ein überwiegender Teil der speziellen Verkehrskreise dem Bestandteil „Bay” eine eigenständige Kennzeichnungskraft zu und sehe in diesem Bestandteil einen Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin. Zudem werde der erste Bestandteil der deutschen Marke „Kanu” gerade für die hier eingetragenen Waren und Dienstleistungen als glatt beschreibender Bestandteil bzw. als bloße sachbezogene Aussage angesehen, so dass der Verkehr diesem keine herkunftshinweisende Funktion beimessen, sondern ihn eher vernachlässigen werde und sich den zweiten Bestandteil „bay” als kennzeichnungskräftigen Bestandteil der deutschen Marke einprägen werde. Die angegriffene Marke bestehe also aus einem glatt beschreibenden Bestandteil für ein Wassersportprodukt („Kanu“) und der Anlehnung an eine weltweit berühmte Kennzeichnung („bay“). Dem Bestandteil „Bay“ komme seinerseits keine beschreibende Bedeutung zu. Die Bestandteile „Kanu” und Bay” würden sich auch nicht zu einem einheitlichen Gesamtbegriff verbinden, vielmehr werde der Begriff „Kanubay” eher getrennt memoriert, im Sinne von „Kanus kaufen” auf der Plattform „Ebay”.

45

Der Beschwerdegegner lege es als Online-Händler offensichtlich darauf an, den guten Ruf der Widerspruchsmarken für sich auszunutzen. Die Bekanntheit der Marke „ebay“ sowie der gute Ruf der Marke strahle auch unmittelbar auf die Waren der Klasse 25 und die Dienstleistungen der Klasse 41 ab. Die Beschwerdeführerin biete zahlreichen Herstellern unterschiedlichster Waren Werbekooperationen an. Dieses „Co-Branding“ nähmen sehr viele bekannte Hersteller in Anspruch, um unter dem „Markendach“ von „ebay“ ihre Produkte besser platzieren und bewerben zu können. So würden auch namhafte Hersteller von Sportbekleidung und Sportschuhen Werbegelder zahlen, um im Rahmen eines gemeinsamen Markenauftritts mit der Firma e… Inc. ihre Produkte auf den Verkaufsplattformen
der Beschwerdeführerin besser vermarkten zu können. Beispielsweise hätten

P…, A… und N… eigene virtuelle Verkaufsshops auf der Plattform der
Beschwerdeführerin. Im Bereich der Unterhaltung bzw. Durchführung von Veranstaltungen Dritter trete die Beschwerdeführerin gerne als Sponsor der Veranstaltungen auf, so bei Fahrzeugrennen oder Ruderwettbewerben.

46

Damit strahle die Marke „ebay“ auch auf den Bereich der Unterhaltung, insbesondere auf Sportveranstaltungen der Klasse 41, ab. Auch an diese Dienstleistungen wolle sich die jüngere Marke anhängen und in die Sogwirkung der bekannten Marke „ebay“ begeben.

47

Der Beschwerdegegner hat in der Sache keinen ausdrücklichen Antrag gestellt, sondern lediglich hinsichtlich der Kosten beantragt,

48

alle anfallenden Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

49

Er ist der Ansicht, die Beschwerdeführerin könne sich nicht gegen Waren und Dienstleistungen wenden, die nicht auch in ihrem Verzeichnis enthalten seien. So sei die Widerspruchsmarke 1 gar nicht für Dienstleistungen der Klasse 41 angemeldet und die Widerspruchsmarke 2 nicht für die Dienstleistung „Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetzwerk oder im Internet“. Dementsprechend könne die Beschwerdeführerin insoweit keine Schutzrechte wahrnehmen. Eine Verwechslung von „Kanubay“ mit den drei Widerspruchsmarken durch einen Verbraucher sei auch deswegen nicht gegeben, weil keine Identität oder Ähnlichkeit zwischen den Marken „Kanubay“ und „EBAY“ bestehe. Bei dem Bestandteil „Kanu” denke der Verbraucher an Kanufahren, Kanuboote, Kanufreizeit und im Allgemeinen an kanurelevante Themen und nicht an eine Online-Auktionsplattform. Bei der Wortkombination „Kanubay“ werde er ebenfalls eher an eine Bucht, nämlich an eine „Kanubucht”, „mit einem Kanu (Kajak) erreichbare Bucht, Meeresbucht oder Strand”, denken als an eine Online-Auktionsplattform wie „EBAY“. Auch Informationen in computergestützten Rechendatenbanken im Internet – insbesondere in Bezug auf sportliche, wettkampfsportliche Aktivitäten, Kanu- und Freizeitsport – würden von den von Kanubay angesprochenen Fachverkehrskreisen, nämlich Kanusportlern, kanusportbegeisterten Personen oder anderen Verkehrskreisen, aufgrund des erheblichen begrifflichen und inhaltlichen Abstands „von Kanubay zur Onlinewarenhandelsplattform ebay“ nicht mit Warenhandelsdienstleistungen von ebay „assoziiert werden“.

50

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, den am 20. April 2020 an die Beteiligten versandten Hinweis des Senats, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

51

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

52

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

53

Die Beschwerde hat Erfolg hinsichtlich der Dienstleistung der Klasse 41 „Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet“, da die Benutzung der angegriffenen Marke für diese Dienstleistung die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Widerspruchsmarke UM 011 576 865 ausnutzen würde im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG. Daher waren insoweit der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA aufzuheben und gem. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für diese Dienstleistung anzuordnen (s.u. Ziff. I.). Die Entscheidung über die weiteren Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 1 und 3 ist in Bezug auf die vorgenannte Dienstleistung derzeit und mit Rechtskraft der Entscheidung endgültig gegenstandslos, da die Beschwerdeführerin insoweit ihr Rechtsschutzziel aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 2 erreicht hat (vgl. Tenor Ziffer 2.).

54

Im Umfang der übrigen Waren und Dienstleistungen besteht weder der Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG noch der des Sonderschutzes einer bekannten Marke gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG, so dass die Widersprüche aus allen drei Widerspruchsmarken insoweit zu Recht zurückgewiesen wurden gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG und die Beschwerde daher insoweit ebenfalls zurückzuweisen war (s.u. Ziff. II.).

55

I. Die Benutzung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung der Klasse 41 „Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet“ würde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Widerspruchsmarke UM 011 576 865 ausnutzen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG.

56

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3, 125 b Nr. 1 MarkenG zu löschen, wenn sie mit einer prioritätsälteren, in der Union bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Unions-Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Diese Voraussetzungen sind bei – insoweit zu unterstellender – markenmäßiger Benutzung der jüngeren Marke für die im Tenor Ziff. 1. genannte beanspruchte Dienstleistung der Klasse 41 gegeben.

57

1. Die angegriffene Marke ist am 18. Februar 2016 angemeldet worden, so dass der Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden kann gem. § 158 Abs. 3 MarkenG.

58

2. Die Widerspruchsmarke 2 ist eine in der Union bekannte Marke.

59

a) Gem. § 125 b Nr. 1 MarkenG gilt § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG für Widersprüche aus Unionsmarken mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der Union gem. Art. 9 Abs. 2 c UMV tritt. Bekanntheit der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit der fraglichen Unionsmarke in der gesamten Union aus (vgl. EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 50 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]). Diese Bekanntheit muss nicht im Inland vorliegen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 24 – PAGO/Tirolmilch [Pago]), allerdings ist für die weitere Voraussetzung einer „gedanklichen Verknüpfung“ erforderlich, dass jedenfalls ein „wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil“ der angesprochenen inländischen Verkehrskreise die Marke kennt (vgl. EuGH GRUR 2015, 1002 Rn. 30 + 34 – Iron & Smith/Unilever). Die Marke muss einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt sein (vgl. EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 47 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]), ein bestimmter Prozentsatz ist dabei aber nicht zu fordern (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 24 – PAGO/Tirolmilch [Pago]). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 Rn. 25 – PAGO/Tirolmilch [Pago]; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – Wunderbaum II; GRUR 2015, 1114 Rn. 10 – Springender Pudel). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2020, 401 Rn. 21 – ÖKO-TEST I; GRUR 2014, 378 Rn. 27 – OTTO Cap; GRUR 2011, 1043 Rn. 49 – TÜV II; BPatG Beschluss vom 18.01.2017, 29 W (pat) 9/15 – Grünkäppchen).

60

b) Nach diesen Grundsätzen handelt es sich bei der Widerspruchsmarke 2 um eine in der Union bekannte Marke.

61

Von der Beschwerdeführerin unbestritten vorgetragen und darüber hinaus offenkundig gem. §§ 291 ZPO, 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2
Abbildung für den Betrieb eines virtuellen Marktplatzes für private und gewerbliche Anbieter und deren Kunden.

62

Unter der Bezeichnung „ebay“ wird einer der größten Online-Marktplätze weltweit geführt. Nach einer von dem Marktforschungsunternehmen Interbrand veröffentlichen Liste nahm die Widerspruchsmarke 2 im Jahr 2016 den Rang 32 der weltweit erfolgreichsten Marken ein (vgl. Anlage 3 zur Widerspruchsbegründung). Die Beschwerdeführerin betreibt seit ca. 20 Jahren auch in Deutschland eine derartige Online-Handelsplattform unter der Bezeichnung „ebay“. Die konkrete graphische Ausgestaltung in Form der Widerspruchsmarke
Abbildung verwendet sie bereits seit vielen Jahren, und zwar auch schon in den Jahren vor der Anmeldung der angegriffenen Marke am 18. Februar 2016 und weiterhin bis heute. Auf der Online-Handelsplattform, für die diese Widerspruchsmarke verwendet wird, können private und gewerbliche Verkäufer Waren und Dienstleistungen aus den verschiedensten Bereichen anbieten, und zwar entweder in Form von Auktionen oder zu Festpreisen. Zudem wird unter der Bezeichnung „ebay Kleinanzeigen“ eine Plattform für einen „virtuellen Flohmarkt“ bereitgestellt. Des Weiteren kann auf den Plattformen Werbung geschaltet werden und die Beschwerdeführerin bietet – ebenfalls unter Verwendung der Widerspruchsmarke 2 – ein Bewertungsportal an.

63

All dies ist nach den eigenen Kenntnissen der Senatsmitglieder, die zu den angesprochenen Verkehrskreisen der Online-Handelsplattform gehören, allgemeinkundig i.S.v. § 291 ZPO; zudem ist – insbesondere für den Zeitraum bis 2016 – der unbestrittene Vortrag der Beschwerdeführerin in ihrer Widerspruchs-begründung zu Kundenzahlen, Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen etc. der Einschätzung des Senats zugrunde zu legen. Die über das Jahr 2016 hinaus fortbestehende Reichweite und die andauernde Bedeutung der unter dem Zeichen
Abbildung betriebenen Online-Handelsplattform und der damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die auch aus den Beteiligten mit dem Hinweis des Senats vom 20. April 2020 zugesandten Unterlagen ersichtlich sind, sind ebenfalls offenkundig i.S.v. § 291 ZPO.

64

Diese offenkundige Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 erstreckt sich auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „
Online-Handelsdienstleistungen, nämlich Betrieb von Online-Märkten für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen des Online-Handels, wobei Verkäufer Waren oder Dienstleistungen zwecks Verkaufs annoncieren und das Bieten oder Kaufen über das Internet erfolgen, um Dritten den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über ein Computernetz zu ermöglichen“. Zu den unter der Widerspruchsmarke 2 im Zusammenhang mit dem Betrieb des Online-Marktplatzes angebotenen Dienstleistungen gehören in erheblichem Umfang auch weitere Leistungen wie die Pflege von Bewertungsdatenbanken oder die beispielsweise den Verkäufern gegenüber angebotenen Werbedienstleistungen. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke 2 erstreckt sich daher auch auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „
Werbung; Bereitstellung von Bewertungsrückmeldungen und Leistungsbewertungen in Bezug auf Waren und Dienstleistungen von Verkäufern, Wert und Preis der Waren und Dienstleistungen von Verkäufern, Leistungen, Auslieferung und Gesamthandelserfahrung von Käufern und Verkäufern in Verbindung damit; Bereitstellung eines durchsuchbaren Online-Werbeführers mit den Waren und Dienstleistungen anderer Online-Anbieter; Bereitstellung einer durchsuchbaren Online-Bewertungsdatenbank für Käufer und Verkäufer; Werbung und Werbedienstleistungen“.

65

Aufgrund der langjährigen und intensiven Benutzung für diese Dienstleistungen der Klasse 35 ist die Widerspruchsmarke 2 einem bedeutenden Teil des deutschen Publikums bekannt, was sowohl für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke als auch für den heutigen Zeitpunkt offenkundig ist. Bereits die Bekanntheit in Deutschland würde vorliegend für die Annahme einer Bekanntheit in der Union ausreichen (vgl.EuGH GRUR 2019, 621 Rn. 50 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST GRUR 2009, 1158 Rn. 24 – PAGO/Tirolmilch [Pago]. Darüber hinaus wird die Widerspruchsmarke 2 offenkundig auch in weiteren Ländern der Europäischen Union umfangreich benutzt. Es handelt sich daher bei der Widerspruchsmarke 2 um eine in der Union bekannte Marke i. S. d. Art. 9 Abs. 2 c) UMV.

66

c) Der Bekanntheitsschutz greift grundsätzlich unabhängig davon, ob die angegriffene Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. Wortlaut § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG n.F. und Wortlaut Art 9 Abs. 2 c) UMV sowie BGH GRUR 2017, 75 Rn. 37 – WUNDERBAUM II). Es bedarf daher an dieser Stelle keines konkreten Waren- und Dienstleistungsvergleichs.

67

d) Eine für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausreichende Markenähnlichkeit ist gegeben. Die – hinter den Anforderungen an eine für die Annahme von Verwechslungsgefahr erforderliche Ähnlichkeit zurückbleibenden – Voraussetzungen für eine „gedankliche Verknüpfung“ der Zeichen sind hier erfüllt.

68

Eine rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen. Die für den Sonderschutz einer bekannten Marke erforderliche Markenähnlichkeit ist im Ausgangspunkt nach den auch für § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geltenden Grundsätzen zu beurteilen und kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-) Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (vgl. BGH GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1214 Rn. 34 – Goldbären). Die Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist, hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen; bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Bekanntheitsschutz nicht in Betracht (vgl. EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 58 – Intel/CPM; BGH GRUR 2020, 401 Rn. 29 – ÖKO-TEST I m. w. N.; GRUR 2015, 1214 Rn. 34 – Goldbären).

69

Vorliegend ist zwar die Ähnlichkeit zwischen der angegriffenen Marke „Kanubay“ und der Widerspruchsmarke
Abbildung, insbesondere ihre Übereinstimmung in dem zweiten Bestandteil „-bay“, für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht ausreichend (s.u. Ziff. II.), dies schließt jedoch die Annahme einer gedanklichen Verknüpfung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht von vorneherein aus. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der überaus hohen Bekanntheit der Widerspruchsmarke für die o.g. Dienstleistungen der Klasse 35 davon auszugehen, dass die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die Bezeichnung „Kanubay“ aufgrund der – vor allem klanglichen – Übereinstimmung der Vergleichszeichen in der letzten Silbe gedanklich mit der bekannten Widerspruchsmarke verknüpfen, sofern ihnen die jüngere Marke im Zusammenhang mit der im Tenor genannten Dienstleistung der Klasse 41 begegnet. Auch wenn die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen nicht Voraussetzung für den Bekanntheitsschutz ist und dieser auch branchenübergreifend angenommen werden kann, so ist doch im Rahmen der Prüfung, ob die angesprochenen Verkehrskreise die erforderliche gedankliche Verknüpfung vornehmen, relevant, für welchen Waren- bzw. Dienstleistungsbereich eine Bekanntheit vorliegt und inwieweit eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit in diesem Bereich vorliegt. Im Rahmen der umfassenden Würdigung der Einzelfallumstände, die bei der Prüfung der Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes vorzunehmen ist, sind demnach auch die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe zu berücksichtigen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 32 – ÖKO-TEST I; s. auch BPatG Beschluss vom 18.01.2017, 29 W (pat) 9/15 – Grünkäppchen).In Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchte Dienstleistung „Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet“ ist die erforderliche gedankliche Verknüpfung der Bezeichnung „Kanubay“ zur Widerspruchsmarke 2 anzunehmen, da diese Dienstleistung eine inhaltliche Nähe zur bekannten Tätigkeit der Beschwerdeführerin, dem Betrieb eines virtuellen Marktplatzes, aufweist. Denn die durchsuchbaren Veröffentlichungen im Internet können das Angebot diverser Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand haben, wie sie auch auf dem Online-Marktplatz der Beschwerdeführerin angeboten werden. Dementsprechend wird die Verwendung des Zeichens „Kanubay“ im Zusammenhang mit der im Tenor Ziff. 1. genannten Dienstleistung aufgrund der großen Nähe dieser Dienstleistung zu dem Betrieb einer Online-Handelsplattform und hiermit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen bei den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen sofort und unmittelbar die bekannte Marke
Abbildung in Erinnerung rufen.

70

e) Soweit eine für § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ausreichende Ähnlichkeit der Vergleichszeichen angenommen werden kann im Zusammenhang mit der im Tenor Ziff. 1. genannten Dienstleistung, nutzt die angegriffene Marke schließlich die Wertschätzung und Unterscheidungskraft der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund aus.

71

Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 49 – L’Oréal/Bellure; BGH GRUR 2020, 401 Rn. 42 – ÖKO-TEST I; GRUR 2014, 378 Rn. 33 – OTTO Cap).

72

Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG liegt dabei umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 Rn. 44 – L’Oréal/Bellure; BGH GRUR 2020, 401 Rn. 41 – ÖKO-TEST I).

73

Im Zusammenhang mit der Dienstleistung „
Bereitstellen durchsuchbarer Veröffentlichungen in einem weltweiten Computernetz oder im Internet“ macht sich der Beschwerdegegner mit der Annäherung der angegriffenen Marke „Kanubay“ an die Widerspruchsmarke
Abbildung deren überaus hohe Bekanntheit und die mit dieser Marke verbundenen Gütevorstellungen auf dem Gebiet des Betriebs einer Handelsplattform im Internet sowie damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen zunutze und begibt sich insoweit in deren Sogwirkung.

74

Ein rechtfertigender Grund hierfür ist nicht erkennbar.

75

II. Demgegenüber besteht hinsichtlich der Waren der Klasse 25 sowie der weiteren Dienstleistungen der Klasse 41 der angegriffenen Marke weder der Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 125 b Nr. 1 MarkenG bzw. § 42 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i.V.m. § 9 MarkenG noch der des Sonderschutzes bekannter Marken gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 125 b Nr. 1 MarkenG bzw. § 42 Abs. 2 Nr. 2, § 10 i.V.m. § 9 MarkenG, so dass die Widersprüche aus allen drei Widerspruchsmarken insoweit zu Recht zurückgewiesen wurden gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG und die Beschwerde daher insoweit ohne Erfolg bleibt.

76

1. Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2
Abbildung (UM 011 576 865) bleibt im Übrigen erfolglos.

77

a) Eine Verwechslungsgefahr nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 125 b Nr. 1 MarkenG ist nicht zu besorgen, da die angegriffene Marke im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 den erforderlichen Abstand einhält.

78

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMA-NAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 9 Rn. 41 ff m. w. N.).

79

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, 125 b Nr. 1 MarkenG mit der Widerspruchsmarke 2
Abbildung zu verneinen.

80

aa) Die Vergleichszeichen können sich unter Zugrundelegung der maßgeblichen Registerlage teilweise im Bereich identischer oder weit überdurchschnittlich ähnlicher Waren und Dienstleistungen begegnen.

81

Eine Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 85 – The Sunrider Corp./HABM [VITAFRUIT]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH GRUR 2018, 79 Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; GRUR 2008, 719 Rn. 29 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

82

Demgegenüber sind Waren und Dienstleistungen nicht schon deswegen als ähnlich anzusehen, weil sie in derselben Klasse der Nizzaklassifikation erscheinen, und auch nicht deswegen als unähnlich anzusehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen, vgl. § 9 Abs. 3 MarkenG n.F.

83

Vorliegend können sich die Vergleichsmarken teilweise im Bereich identischer oder überdurchschnittlich ähnlicher Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 begegnen. So fallen die Waren der Klasse 25, für die die jüngere Marke Schutz beansprucht, unter die Oberbegriffe „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der Widerspruchsmarke 2, so dass insoweit Warenidentität vorliegt. Ebenso fällt ein Großteil der von der jüngeren Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen unter die zugunsten der Widerspruchsmarke 2 in Klasse 41 geschützten Oberbegriffe „Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten“; im Übrigen ist im Rahmen des Dienstleistungsvergleichs in Klasse 41 mindestens eine hohe Ähnlichkeit anzunehmen.

84

Demgegenüber besteht keine bzw. allenfalls eine deutlich geringere Ähnlichkeit der Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke 2, insbesondere den Dienstleistungen eines Online-Marktplatzes, für die eine gesteigerte Kennzeichnungskraft anzunehmen ist („
Online-Handelsdienstleistungen, nämlich Betrieb von Online-Märkten für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Dienstleistungen des Online-Handels, wobei Verkäufer Waren oder Dienstleistungen zwecks Verkaufs annoncieren und das Bieten oder Kaufen über das Internet erfolgen, um Dritten den Verkauf von Waren und Dienstleistungen über ein Computernetz zu ermöglichen“). Ohne weitere Anhaltspunkte gehen die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise nicht von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft des Betriebs einer Verkaufsplattform einerseits sowie der auf dieser Verkaufsplattform angebotenen Waren und Dienstleistungen aus. Inwieweit die Rechtsprechung zur Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen einerseits und den Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, andererseits (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP; BPatG, Beschluss vom 03.04.2020, 29 W (pat) 4/20 – BELMONDO m. w. N.; BPatG GRUR 2020, 527 – Carrera; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 130) für den vorliegenden Vergleich zwischen den Dienstleistungen des Betriebs von Online-Märkten und den auf diesen angebotenen Waren und Dienstleistungen überhaupt von Relevanz ist, bedarf nicht der Entscheidung. Dies erscheint zweifelhaft, da keine Anhaltspunkte dahingehend ersichtlich sind, dass die Betreiber von Handelsplattformen für Dritte dort auch eigene Waren und Dienstleistungen anbieten. Aber selbst wenn bei Vorliegen besonderer branchenbezogener Anhaltspunkte bei diesem Waren- und Dienstleistungsvergleich eine Ähnlichkeit anzunehmen sein sollte, so kommt auch insoweit allenfalls eine durchschnittliche Ähnlichkeit in Betracht. Die jüngere Marke hält jedoch selbst bei identischen und weit überdurchschnittlicher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit den erforderlichen Abstand ein.

85

bb) Angesprochene Verkehrskreise der in Rede stehenden Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 sind die allgemeinen Verkehrskreise, also sowohl der Handel als auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher. Dieser legt – soweit es sich nicht um preislich gehobene oder besonders günstige Produkte der Klasse 25 handelt, bei denen von einem erhöhten oder aber niedrigeren Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden kann, – im Zusammenhang mit der Auswahl und dem Erwerb dieser Waren eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag. Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Klasse 41 ist teilweise ebenfalls von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise auszugehen, teilweise – wie beispielsweise bei hochpreisigen Schulungs- oder beruflichen Ausbildungsdienstleistungen – auch von einer erhöhten Aufmerksamkeit.

86

Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners ist bei der Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise demgegenüber nicht auf die von ihm selber mit seiner wirtschaftlichen Tätigkeit unter der Bezeichnung „Kanubay“ angesprochenen Kunden, insbesondere Kanusportler und kanusportbegeisterte Personen abzustellen, sondern auf die Verkehrskreise, an die sich die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen ganz allgemein richten.

87

cc) Des Weiteren ist von einer Steigerung der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 auf eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit den oben unter Ziffer I. genannten, einen Bekanntheitsschutz begründenden Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines virtuellen Marktplatzes auszugehen.

88

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

89

Anhaltspunkte für eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 sind nicht ersichtlich. Offen bleiben kann insoweit, ob die angesprochenen Verkehrskreise in dem Anfangsbuchstaben „e“ der Widerspruchsmarke
Abbildung einen Hinweis auf die Eigenschaft „elektronisch“ beispielsweise der beanspruchten Dienstleistungen sehen, da jedenfalls die Gesamtbezeichnung „ebay“ nicht beschreibend ist.

90

Demgegenüber ist im Zusammenhang mit den oben unter Ziffer I. genannten, einen Bekanntheitsschutz begründenden Dienstleistungen der Klasse 35 im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Online-Handelsplattform eine Steigerung der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 durch umfangreiche Benutzung auf eine sehr hohe Kennzeichnungskraft anzunehmen. Zur Begründung wird auf die Ausführungen unter Ziff. I. 2. verwiesen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft für Waren der Klasse 25 oder Dienstleistungen der Klasse 41, die mit denjenigen der jüngeren Marke identisch oder eng ähnlich sind, wurde demgegenüber nicht dargelegt und eine Ausstrahlung der gesteigerten Kennzeichnungskraft auf diese Waren und Dienstleistungen ist nicht anzunehmen. Insbesondere ist hierfür nicht relevant, dass auf der unter der Widerspruchsmarke
Abbildung betriebenen Verkaufsplattform derartige Waren und Dienstleistungen angeboten werden und sich die von der Beschwerdeführerin erbrachten Dienstleistungen des Betriebs von Online-Märkten für Dritte auch auf diese Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 beziehen kann. Für den Bereich identischer Vergleichswaren und -dienstleistungen in den Klassen 25 und 41 ist daher nur eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bejahen.

91

dd) Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die jüngere Marke den gebotenen Abstand ein. Dies gilt sowohl im Zusammenhang mit identischen Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 unter Berücksichtigung der insoweit durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 als auch bei (hypothetischer) Annahme einer durchschnittlichen Ähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke zu denjenigen in Klasse 35 geschützten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 2, für die eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu bejahen ist.

92

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2017, 914 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 268 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 248 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/Melox-GRY). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbstständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbstständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 37 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

93

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben.

94

Bei der Betrachtung der Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich diese in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht durch die Unterschiede in den Zeichenanfängen „Kanu-“ bzw. „e-“ ausreichend. In visueller Hinsicht ist zudem die bildliche Ausgestaltung der Widerspruchsmarke
Abbildung zu berücksichtigen und in begrifflicher Hinsicht die Bedeutung der jüngeren Marke, die sich aus dem deutschen Wort Kanu und dem englischen Wort „bay“ mit der Bedeutung „Bucht“ (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/bay) zusammensetzt. In ihrer Gesamtheit werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, der jüngeren Marke die Bedeutung „Kanubucht“ zumessen, da dies – trotz der Herkunft der Bestandteile „Kanu“ und „bay“ aus verschiedenen Sprachen – eine aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs der Bestandteile sinnvolle Wortkombination darstellt. Die angesprochenen Verkehrskreise werden der jüngeren Marke daher die Bezeichnung einer Bucht, die sich zum Kanufahren eignet bzw. in der Kanusport angeboten wird etc. entnehmen. Demgegenüber kommt der Widerspruchsmarke 2 – auch wenn sie ebenfalls über die Silbe „-bay“ verfügt – eine derartige Bedeutung nicht zu.

95

Des Weiteren werden die Vergleichszeichen jeweils nicht durch den Bestandteil „-bay“ geprägt.

96

Damit einzelne Bestandteile eines Zeichens dessen Gesamteindruck prägen, müssen die anderen Bestandteile des Kombinationszeichens weitgehend in den Hintergrund treten und dürfen den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (BGH GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Büscher/ Dittmer/ Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl. 2014, § 14 Rn. 324). In Bezug auf den klanglichen Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke gilt der Erfahrungssatz, dass der Verkehr in der Regel dem Wortbestandteil als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (BGH GRUR 2014, 378 Rn. 30 – OTTO CAP).

97

Vorliegend kann bereits keine Prägung der angegriffenen Marke durch die letzte Silbe „-bay“ angenommen werden. Vielmehr werden die von den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die jüngere Marke „Kanubay“ wie dargelegt als Gesamtbegriff im Sinne von „Kanubucht“ auffassen. Das angesprochene Publikum wird daher den Wortbestandteil „Kanu-“ nicht vernachlässigen, sondern das Markenwort als ein einheitliches Zeichen auffassen, so dass auch dieser Bestandteil „Kanu-“ eine die angegriffene Marke mitprägende Bedeutung hat (vgl. BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 35 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

98

Hieran ändert auch der Vortrag der Beschwerdeführerin unter Vorlage eines Gutachtens der GfK vom Juli 2012 zum Bekanntheitsgrad der Bezeichnung „Bay“ in Deutschland sowie unter Verweis auf eine weitere GfK-Umfrage aus dem Jahr 2017 nichts.

99

Zwar kann bei Ähnlichkeit oder Identität eines oder mehrerer Bestandteile der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deren kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt erworbene Kennzeichnungskraft auch bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägen, von Bedeutung sein, so dass im Einzelfall dem entsprechenden Bestandteil auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn er ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil des jüngeren Zeichens entgegentritt (vgl. BGH GRUR 2003, 880 – City Plus; BGH GRUR 2009, 484 Rn. 34 – Metrobus; BGH GRUR 2013, 833 Rn. 48 – Culinaria/Villa Culinaria). Dabei kann schon eine durch Benutzung gesteigerte zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft dazu führen, dass diesem Bestandteil im angegriffenen Gesamtzeichen eine prägende Bedeutung zukommt (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 48 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG GRUR 2018, 529 Rn. 42 – KNEIPP).

100

Jedoch lässt die Übernahme einer älteren Marke, die über eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, in ein Gesamtzeichen nicht generell den Schluss zu, dass das aufgenommene Zeichen dieses prägt. Vielmehr ist das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 42 – KNEIPP).

101

Vorliegend ist allerdings bereits nicht die Widerspruchsmarke als Ganzes, sondern lediglich ihre zweite Silbe „-bay“ Bestandteil der angegriffenen Marke. Aus einer vorgetragenen Bekanntheit der Bezeichnung „Bay“, für die die Beschwerdeführerin demoskopische Gutachten aus den Jahren 2012 und 2017 vorgelegt bzw. zitiert hat, kann nicht geschlossen werden, dass die hiervon abweichende Wort-/Bildmarke
Abbildung durch den Bestandteil „Bay“ geprägt wird. Bereits aus diesem Grunde kann nicht aufgrund der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „bay“ angenommen werden. Vor allem aber ändert die Frage, ob der Bestandteil „bay“ für sich genommen oder in anderen Wortkombinationen als Hinweis auf die Beschwerdeführerin gesehen wird, nichts daran, dass die vorliegende Wortkombination „Kanubay“ im hier relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang der Bekleidung sowie der Dienstleistungen der Klasse 41, die jeweils einen Bezug zum Kanusport aufweisen können bzw. im Zusammenhang mit der Ausübung des Kanusports verwendet werden können, als Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Kanubucht“ verstanden wird.

102

(2) Des Weiteren liegen keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen vor.

103

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens kommt bereits deswegen nicht in Betracht, weil die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen hat, eine Zeichenserie mit dem Bestandteil „-bay“ zu verwenden. Die Verwendung mehrerer Wortmarken „EBAY“ bzw. Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil „ebay“ stellt keine Zeichenserie in diesem Sinne dar.

104

Ebenso wenig ist eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen.

105

Der Annahme einer Verwechslungsgefahr aufgrund einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „-bay“ in der angegriffenen Marke steht bereits entgegen, dass es sich bei „bay“ nicht um die Widerspruchsmarke oder einen diese prägenden Bestandteil handelt (vgl. insoweit Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 9 Rn. 479 f.) und dass die angegriffene Marke „Kanubay“ jedenfalls im vorliegend noch relevanten Waren- und Dienstleistungszusammenhang der Klassen 25 und 41 von den angesprochenen Verkehrskreisen als Gesamtbegriff verstanden wird.

106

Schließlich werden die angesprochenen Verkehrskreise auch nicht aus sonstigen Gründen von einer organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindung der Beteiligten ausgehen. Soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, dass namhafte Hersteller von Sportschuhen und Sportbekleidung eigene virtuelle Verkaufsshops auf der Plattform der Beschwerdeführerin betreiben, oder dass die Beschwerdeführerin als Sponsor von sportlichen Veranstaltungen auftrete, so werden die angesprochenen Verkehrskreise dennoch bei Verwendung der jüngeren Marke für die hier noch zu prüfenden Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41, die jeweils einen Bezug zum Kanusport aufweisen können, die angegriffene Marke im Sinne von „Kanubucht“ verstehen und in dieser keinen Hinweis auf eine Kooperation mit der Beschwerdeführerin sehen.

107

b) Soweit sich der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 gegen die Waren der Klasse 25 sowie die weiteren Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke richtet, sind auch die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes § 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 125 b Nr. 1 MarkenG nicht gegeben.

108

Anders als im Zusammenhang mit der im Tenor Ziff. 1. genannten Dienstleistung werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise das Zeichen „Kanubay“ im Bereich der Waren der Klasse 25 und der übrigen Dienstleistungen der Klasse 41 der angegriffenen Marke auch nicht mit der Widerspruchsmarke „EBAY“ gedanklich verknüpfen, da ein großer Abstand dieser Waren und Dienstleistungen zur Tätigkeit der Widersprechenden, für die eine Bekanntheit i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG besteht, vorliegt und die angegriffene Marke „Kanubay“ im Zusammenhang mit diesen konkreten Waren und Dienstleistungen eine Verständnis im Sinne von „Kanubucht“ nahelegt und keine Erinnerung an die Widerspruchsmarke 2 hervorruft.

109

Wie bereits ausgeführt, sind im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes auch die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe zu berücksichtigen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 32 – ÖKO-TEST I; s. auch BPatG Beschluss vom 18.01.2017, 29 W (pat) 9/15 – Grünkäppchen). Anders als im Zusammenhang mit der im Tenor Ziff. 1. genannten Dienstleistung, die eine große Nähe zu dem Betrieb eines Online-Marktplatzes und hiermit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen aufweist, wird die Verwendung des Zeichens „Kanubay“ im Zusammenhang mit den weiteren Dienstleistungen der Klasse 41 sowie den Waren der Klasse 25 bei den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen nicht ohne Weiteres die bekannte Marke
Abbildung in Erinnerung rufen. Nicht ausreichend für die Annahme einer gedanklichen Verknüpfung kann insoweit sein, dass praktisch sämtliche Waren und eine Vielzahl von Dienstleistungen auf der Handelsplattform Ebay bzw. auf Ebay-Kleinanzeigen erworben bzw. vermittelt werden können, so auch Bekleidung oder Freizeitaktivitäten (vgl. die mit dem Hinweis des Senats zugesandten Nachweise), oder dass die Widersprechende nach ihrem eigenen Vortrag und den zuletzt eingereichten Nachweisen einzelne Sportveranstaltungen sponsert und dass große Sportartikelhersteller auf der Verkaufsplattform der Widersprechenden eigene Shops unterhalten. Unabhängig davon, inwieweit Letzteres den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelnen bekannt ist, ist für die angesprochenen Verkehrskreise aus dem Auftritt der Sportartikelhersteller wie N… oder A…

lediglich ersichtlich, dass diese die Plattform der Widersprechenden nutzen und dass es sich nicht um eigene Produkte der Beschwerdeführerin handelt. All dies ändert nichts daran, dass die Waren der Klasse 25 sowie die übrigen Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke einen großen Abstand zu dem Betrieb eines Online-Marktplatzes, für den eine überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke
Abbildung anzunehmen ist, vorliegt. Dieser große Abstand der insoweit relevanten Waren und Dienstleistungen steht der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung der Zeichen durch die angesprochenen Verkehrskreise entgegen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass gerade im Bereich der Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 der jüngeren Marke, die die Sportbranche im weiteren Sinne betreffen können (z.B. Sportbekleidung oder sportliche Aktivitäten), der Gesamtbezeichnung „Kanubay“ im Sinne von „Kanubucht“ eine mit diesen Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang stehende inhaltliche Bedeutung zukommt, so dass die angesprochenen Verkehrskreise den Bestandteil „-bay“ nicht isoliert wahrnehmen und mit der Widerspruchsmarke verknüpfen werden. Der Begriff „Kanubucht“ ist zwar möglicherweise nicht allgemein bekannt oder häufig anzutreffen (zu einzelnen Verwendungen vgl. Nachweise im Hinweis des Senats vom 20. April 2020), ihm kommt jedoch eine nachvollziehbare Bedeutung zu im Sinne einer Bucht, in der man Kanu fahren kann, die zum Kanufahren besonders geeignet ist, in der Kanufahren angeboten wird etc. Daher wird der angesprochene Verkehr, wenn ihm der Bestandteil „bay“ in der Wortverbindung „Kanubay“ im Zusammenhang mit Sportbekleidung oder sportlichen Aktivitäten etc. begegnet, an die ursprüngliche Wortbedeutung des englischen Begriffs „bay“ im Sinne von „Bucht“ und nicht an die Marken der Widersprechenden denken und die für den Bekanntheitsschutz erforderliche gedankliche Verknüpfung zur Widerspruchsmarke 2 nicht herstellen.

110

2. Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 „EBAY“ (UM 001 029 198), über den im Umfang der Teillöschung aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 2 nicht entschieden werden muss (vgl. Tenor Ziff. 2.), dringt in Bezug auf die übrigen für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 41 ebenfalls nicht durch. Insoweit besteht weder eine Verwechslungsgefahr nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG, noch greift der Bekanntheitsschutz nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3, 125 b Nr. 1 MarkenG.

111

a) Eine Verwechslungsgefahr i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht nicht.

112

Zwar genießt die Widerspruchsmarke 1 „EBAY“ in Klasse 25 Schutz u. a. für die Oberbegriffe „Bekleidungsartikel, einschließlich Kopfbedeckungen“, so dass im Verhältnis zu den Waren der Klasse 25, für die die jüngere Marke Schutz beansprucht, Warenidentität vorliegt. Der weitere Waren- und Dienstleistungsvergleich kann jedoch dahingestellt bleiben. Ebenso ist auf die Problematik der fehlenden näheren Konkretisierung der in Klasse 35 zugunsten der Widerspruchsmarke 1 eingetragenen „Online-Handelsdienstleistungen“ hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, auf die sich diese Handelsdienstleistungen beziehen (vgl. EuGH GRUR 2014, 869 Rn. 46 – Netto-Marken-Discount/DPMA; GRUR 2005, 764 Rn. 50 – Praktiker; Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 32 Rn. 90; zur Frage, inwieweit diese Grundsätze auf vor dieser Rechtsprechung eingetragene Marken anwendbar sind vgl. EuGH, Urteil vom 04.03.2020, Aktenzeichen C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P, C-158/18 P – Burlington) nicht einzugehen. Schließlich kann auch die Frage, ob der Betrieb einer Internetplattform für den Handel zwischen dritten Verkäufern und Käufern, für den eine überragende Bekanntheit auch des Wortzeichens „EBAY“ anzunehmen ist, unter diese Dienstleistungen fällt und ob daher auch von einer erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „EBAY“ für diese Dienstleistungen ausgegangen werden kann, dahingestellt bleiben. Denn die angegriffene Marke hält in jedem Fall den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke UM 001 029 198 ein. Dies gilt insbesondere auch in schriftbildlicher Hinsicht, da die angegriffene Marke sich durch den abweichenden Wortanfang „Kanu-“ auch von der Wortmarke „EBAY“ insoweit ausreichend unterscheidet.

113

Zur fehlenden Verwechslungsgefahr wird im Übrigen vollumfänglich auf die Ausführungen hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 UM 011 576 865 oben unter Ziff. II.1. verwiesen.

114

b) Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, für die der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 2 nicht durchdringt, besteht auch im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 1 „EBAY“ kein Sonderschutz bekannter Marken gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3, 125 b Nr. 1 MarkenG. Auch im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 1 ist der Abstand der an dieser Stelle noch relevanten Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 zu den Dienstleistungen, für die eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 im Raume steht und deren Schutz zugunsten der Widerspruchsmarke 1 unterstellt werden kann (vgl. Ausführungen vorstehend unter a), dergestalt, dass unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Falles nicht davon ausgegangen werden kann, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke „Kanubay“ mit der Widerspruchsmarke „EBAY“ verknüpfen; dies gilt umso mehr, als das angesprochene allgemeine Publikum die Bezeichnung „Kanubay“ in Verbindung mit den Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41, die jeweils einen Bezug zum Kanusport aufweisen können, im Sinne von „Kanubucht“ verstehen werden.

115

3. Schließlich bleibt auch der Widerspruch aus dem für Online-Handelsdienstleistungen als notorisch bekannte Marke geltend gemachten Wortzeichen „EBAY“ ohne Erfolg, soweit über diesen noch entschieden werden muss. Hinsichtlich der noch relevanten für die angegriffene Marke registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 41 besteht weder eine Verwechslungsgefahr gem. § 42 Abs. 2 Nr. 2, § 10 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG noch kann Bekanntheitsschutz gem. § 42 Abs. 2 Nr. 2, § 10 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG angenommen werden.

116

Vorliegend kann nicht nur die Zulässigkeit des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 3 dahingestellt bleiben, sondern auch offenbleiben, ob hinsichtlich des mit der Widerspruchsmarke 1 übereinstimmenden, als Widerspruchsmarke 3 geltend gemachten Zeichens „EBAY“, für das Schutz für Online-Handelsdienstleistungen und nicht auch für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 41 geltend gemacht wurde, die Voraussetzungen der Notorietät vorliegen. Ebenso kann offenbleiben, ob die Beschwerdeführerin Schutz für „Online-Handelsdienstleistungen“ geltend machen kann, ohne diese hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, auf die sie sich beziehen, zu konkretisieren.

117

Denn die jüngere Marke hält selbst bei Annahme einer Ähnlichkeit der Waren der Klasse 25 und Dienstleistungen der Klasse 41 zu den geltend gemachten Online-Handelsdienstleistungen sowie unter Zugrundelegung einer weit überdurch-schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 3 den erforderlichen deutlichen Abstand in jeder Hinsicht ein. Auch insoweit kann auf die Ausführungen unter Ziff. II.1. verwiesen werden.

118

4. Es besteht keine Veranlassung, die Kostenentscheidung der Markenstelle aufzuheben.

119

III. Auch hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten nicht gegeben sind. Insbesondere war die Beschwerde der Widersprechenden nicht ohne Erfolgsaussichten, wie sich aus dem teilweisen Erfolg der Beschwerde ergibt sowie daraus, dass der Beschwerdegegner sein Verzeichnis auf den Hinweis des Senats vom 20. April 2020 beschränkt hat. In diesem Hinweis hatte der Senat einen voraussichtlichen Erfolg der Beschwerde auch hinsichtlich der zunächst in Klasse 35 beanspruchten sowie weiterer in Klasse 41 beanspruchter Dienstleistungen der angegriffenen Marke in Aussicht gestellt. Der Kostenantrag des Beschwerdegegners war daher zurückzuweisen.

120

IV. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine Veranlassung.

121

V. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).